Оценка судами доказательств сходства товарных знаков с неохраняемым обозначением на упаковке товара.
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА - И ЗА, И ПРОТИВ
Оценка судами доказательств сходства товарных знаков с неохраняемым обозначением на упаковке товара.
(по мотивам реального судебного дела № А54-484/2014
Это дело рассматривается с 4 февраля 2014 года, с начала процесса до настоящего времени было проведено 28 заседаний – на первой инстанции, 6 – на второй и 1 – в кассационной инстанции, 2 – снова в апелляционной. Сейчас в СИП подана кассационная жалоба.
Заявленные по иску требования касались запрета использования компанией ЗАО «МПК «КРЗ» обозначения SHINGLE на основании его сходства до степени смешения с товарными знаками истца SHINGLES, Шингл, ШИНГЛАС, SHINGLAS, 
и взыскания компенсации в размере 5 000 000 руб.
При том, что слово шингл пришло из английского языка в русский язык как видовое наименование кровельного материала, именуемого также гонт или гибкая черепица и является свободным для использования любым производителем кровельного материала.
Ответчик приобщил к материалам дела публикации принадлежащих ему комбинированных товарных знаков:
- по свидетельству №490354;
- по свидетельству №495836,
в которых слово «Shingle» выведено из-под охраны, поскольку представляет собой наименование товара, в отношении которого товарные знаки зарегистрированы.
Ответчик также приобщил к материалам дела публикацию принадлежащего ему товарного знака
Украины № 189187, тождественного обозначению, размещенному на этикетке продукции Ответчика.
ЗАО «МПК «КРЗ» представило суду многочисленные русскоязычные и иностранные словарные источники, подтверждающие то, что слово SHINGLE имеет значение шингл, гонт, гибкая черепица: в том числе Большую Советскую Энциклопедию под редакцией Б.А. Введенского», 1957 г., ккнигу «Американский шингл», под общей редакцией академика И.Г. Александрова, Гослестехиздат, М., 1933 г.,; Стенографический отчет Заседания Верховного Совета РСФСР, 1946г.;.
По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение о признании недействительными регистрации двух товарных знаков - «SHINGLES» по свидетельству №289343 и «Шингл» по свидетельству № 264680 - на том основании, что зарегистрированные в качестве товарных знаков словесные элементы являются видовыми наименованиями строительного материала «гибкая черепица». Суд по интеллектуальным правам вступившим в законную силу решением по делу № СИП-463/2015 оставил решение Роспатента в силе.
20 августа 2015 года спустя полтора года после начала процесса истец уточнил исковые требования, потребовав:
1. Запретить ответчику использовать на территории Российской Федерации в отношении гибкой черепицы и при ее введении в оборот обозначение "Shingle" или любые сходные до степени смешения или в существенном отношении сходные с этим обозначением обозначения в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца (по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866), в том числе в форме и способом, которыми обозначение "Shingle" использовано на упаковке гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ответчиком, путем размещения слова "Shingle" на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции.
2. Уничтожить товар и взыскать компенсацию за нарушение прав на товарные знаки истца (по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866) в размере 5 000 000 рублей.
Уточнение исковых требований судом было принято.
Сопоставляя форму и способ размещения обозначения на упаковке и изображение товарных знаков:
ФОРМА И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?
ШИНГЛАС SHINGLAS
Ответчик не смог добиться от истца конкретизации критериев формы и способа размещения его обозначения, которые вызывают смешение с его товарными знаками, за исключением того, что нельзя размещать слово "Shingle" на контрастном фоне крупным шрифтом.
Поскольку, в широком смысле контрастный фон является любым, отличающимся по цвету от цвета обозначения, а крупный шрифт является обычным средством доведения до потребителей сведений о продукте, а кроме того, истец не обладает исключительными правами на такую форму использования товарных знаков, в контексте нашего обсуждения этими ограничениями можно пренебречь.
Заявленные требования вступившим в силу решением суда удовлетворены. Суд запретил использование видового обозначения при его размещении на контрастном фоне крупным шрифтом, а также любое использование этого обозначения в форме и способом, которое может вызвать смешение с товарными знаками истца, и взыскал с ответчика 3 миллиона рублей.
Как мы проиллюстрировали выше на примерах судебных дел, единообразие правоприменительной практики является понятием весьма условным.
В процессе данного дела мы неоднократно ссылались на судебную практику, в частности:
- В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2011 г. N 09АП-12777/11 выражена позиция относительно наличия у правообладателя прав на использование товарного знака с использованием неохраняемого элемента "SNP». Указание данного элемента в качестве неохраняемого в составе товарного знака заявителя не нарушает его прав на использование товарного знака и не уменьшает объем предоставленной правовой охраны товарного знака.
- Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 декабря 2010 г. по делу N А45-11093/2010 отказано в удовлетворении иска о запрете ответчику использования словосочетания, входящего в принадлежащий ему товарный знак в качестве неохраняемого обозначения: Спецификой неохраняемого элемента товарного знака является то, что такие элементы являются общераспространенными понятиями. Как средство индивидуализации товарный знак обозначает услуги, оказываемые его правообладателем...»
- Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2014 г. N 13АП-27594/13 отказано в удовлетворении иска о запрете использования обозначения, включающего неохраняемые элементы, на основании наличия у истца сходного до степени смешения зарегистрированного товарного знака: "СУШИ & WOK". В вывесках, меню и т.д., использование слов "суши" и "wok" по отдельности является допустимым, поскольку подпадают под режим регулирования общепринятых терминов и товаров определенного вида, то есть относятся к таким словам, на которые не может быть получено монопольное право одного лица, в связи с чем, не может являться нарушением прав на товарный знак использование в обозначении только неохраноспособных элементов даже, несмотря на их полное фонетическое и смысловое сходство с такими же неохраноспособными элементами, входящими в товарный знак».
- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 12436/11 от 28 февраля 2012 г., в котором суд дал оценку регистрации товарного знака «КАРНИТОН» по свидетельству № 345444 на основании его сходства с неохраняемым непатентованным наименованием медицинского средства «карнитин». Суд указал: «Товарный знак «КАРНИТОН» является не фантазийным, а производным от международного непатентованного наименования «карнитин» и сходен с ним до степени смешения по фонетическим и визуальным признакам, ассоциируется с ним в целом, несмотря на незначительное отличие. Судам следовало учесть, что регистрация товарного знака «КАРНИТОН» может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок лекарственных средств одной фармакологической группы с «карнитином», так как правообладатель имеет исключительное право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров. В то же время правообладатель не сможет в полной мере защитить свое исключительное право на такой товарный знак, поскольку в соответствии с законодательством в сфере обращения лекарственных средств международное непатентованное наименование должно указываться на упаковке каждого лекарственного средства…»
Тем не менее, решение по SHINGLE открывает возможность запрета на использование видового обозначения, если оно выполнено крупным шрифтом на контрастном фоне, при наличии у конкурента прав на товарный знак, представляющий собой производное от него слово; даже в том случае, если товарный знак зарегистрирован спустя сотню лет после того, как такой товар появился на рынке.
Завершая тему, хочу признаться в том, что нам, как и другим специалистам, разнообразие судебных решений часто позволяет обосновать позицию в пользу доверителя. Но… когда решения являются настолько революционными, хочется все-таки соблюдения судами ПРИНЦИПА ЕДИНООБРАЗИЯ.
