Кто виноват и что делать?

Принципиальные разногласия в подходах к рассмотрению заявлений о досрочном прекращении действия товарного знака, существующие в настоящее время, в основном касаются прав владельцев товарных знаков, получивших это право по договору уступки.

В п. 3 ст. 22 Закона указано, что «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации».

Как известно, п. 3 ст. 22 включает оговорку о том, что «при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам». Если признать правильной позицию, что права лиц, которые получили товарные знаки по договору уступки, подпадают под действие п. 3 ст. 22 Закона, то из этого следует, что указанная оговорка к ним не применима. Казалось бы, абсурдно отрицать, что если товарный знак не использовался до того, как был уступлен новому владельцу, то он не использовался по обстоятельствам, независящим от него. Кроме того, непонятно к каким случаям будет применяться это положение закона. Наличие форс-мажорных обстоятельств является уважительной причиной неисполнения обязательств в силу положений общегражданского законодательства и не требует дополнительной оговорки в рассматриваемом случае. Иные последствия неиспользования знака при наличии уважительных причин оговорены п. 1 ст. 22 Закона.

Кроме того, защитникам вышеуказанной позиции следует понимать, какие последствия на практике будет иметь ее реализация. Предполагая, что приобретенный товарный знак может прекратить свое действие по заявлению любого лица, если у нового владельца отсутствуют доказательства его использования, приобретатель должен заранее получить у владельца доказательства его использования. Доказательствами, подтверждающими производство товара и оказания услуг на определенную дату, как правило, являются бухгалтерские документы. Очевидно, что приобретатель вряд ли сможет получить копии таких документов и ни при каких условиях не сможет получить оригиналы документов. Уговорить бывшего владельца участвовать в процессе и доказывать использование товарного знака в случае предъявления претензий о его неиспользовании после регистрации договора уступки на практике не представляется возможным. Какой вывод из этого следует? Приобретать товарный знак по договору уступки имеет смысл только в такой период времени, который обеспечит начало использования товарного знака до истечения трехлетнего срока с даты его регистрации.

В настоящее время в большинстве случаев мы рекомендуем нашим клиентам подать заявку на регистрацию сходного с приобретенным товарным знаком обозначения для того, чтобы обезопасить себя от возможного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Сторонники изложенной точки зрения о правильности распространения положений п. 3 ст. 22 на нового владельца с учетом всего срока регистрации товарного знака объясняют это тем, что недобросовестные компании для того, чтобы избежать досрочного прекращения товарного знака, могут уступать их каждые три года «своим» компаниям.

Считаем, что перенос всего бремени ответственности за неиспользование товарных знаков прежними владельцами на добросовестных приобретателей товарных знаков для того, чтобы ограничить возможность некоторых недобросовестных компаний, не лучшая идея. Большинство так называемых «подавальщиков», компаний, которые регистрируют товарные знаки с целью их продажи, зарегистрировали свои товарные знаки в отношении большого количества классов товаров и услуг еще до увеличения размера пошлин. По нашей информации большинство из них сих пор никому не передавали эти знаки.

Возможно, есть смысл найти иной способ ограничить возможных недобросовестных собственников товарных знаков. Например, если ввести порядок, при котором пошлина будет рассчитываться исходя из количества классов товаров и услуг, например, 8000 руб. за каждых класс, указанный в договоре уступки, добросовестные покупатели не пострадают, а «подавальщики» будут вынуждены расплачиваться за свое бездействие оплатой больших сумм в пользу государства. Это всего лишь один из способов решения проблемы «подавальщиков», но он, на наш взгляд, не имеет пагубных «побочных эффектов» и не создает проблем добросовестным приобретателям товарных знаков.

К сожалению, все эти обстоятельства не будут отражены в готовящемся документе. По информации из Палаты по патентным спорам, необходимость уточнения регламента досрочного прекращения действия регистраций товарных знаков обусловлена существующим в настоящее время неравенством прав участников процесса. Это касается тех случаев, когда лица, заявляющие о досрочном прекращении товарного знака, не знают о том, что часть этого товарного знака по договору уступлена новому владельцу. В настоящее время рассматривается законодательное закрепление положения, в силу которого при поступлении в Палату по патентным спорам заявления о досрочном прекращении товарного знака будут учитываться следующие обстоятельства. Если по товарному знаку была произведена частичная уступка в отношении указанных в заявлении классов товаров или услуг, а публикация о частичной уступке до даты поступления такого заявления не была произведена, заявителю будет предоставлено право внести изменения в свое заявление и указать номер регистрации по частичной уступке.

Пока неизвестно утвердит ли Минюст РФ поправки к правилам, но Палата уже начала привлекать к рассмотрению компании, которые приобрели право на товарный знак по договору уступки, регистрация которого произведена до даты подачи заявления о досрочном прекращении товарного знака.

Может быть у патентных поверенных, озабоченных данной ситуацией, есть шанс добиться внимания Роспатента?

* Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"

** Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.
Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.
Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.