Стратегия судебной защиты прав на товарный знак
Товарный знак, как и любой актив (деньги, недвижимость, ценные бумаги), нуждается в грамотном управлении, чтобы извлекать выгоду от полученного в результате регистрации монопольного права на его использование.
Одним из способов эффективного управления товарным знаком является мониторинг рынка, который помогает вовремя выявить и пресечь использование конкурентами вашего товарного знака или сходного с ним обозначения.
Пример из нашей практики:
Компания из Москвы зарегистрировала товарный знак для бытовой химии. Продукция под товарным знаком стала популярна среди крупных заказчиков (школ, больниц, торговых центров) и обычных потребителей (в магазинах, на маркетплейсах). Зная о возрастающей популярности моющих средств данного бренда, в различных регионах страны стали появляться товары с этим брендом, произведенные на небольших предприятиях по заказу ИП и других торговых компаний, ищущих мгновенную выгоду.
Лишь столкнувшись с серьезной просадкой прибыли в региональных точках, компания обнаружила многочисленные нарушения и не без труда наладила эффективную борьбу, ежегодно выявляя нарушителей (которых становится всё меньше из-за рисков судебного спора) и взыскивая с них компенсации.
• Таким образом, периодический мониторинг позволяет сохранить и коммерциализировать монополию на использование товарного знака, предоставленную вам государством.
Что делать, если вы обнаружили нарушение своего товарного знака?
Действия правообладателя можно разделить на следующие блоки:
1) получить подтверждение специалистов, что в данном случае усматривается нарушение товарного знака.
Даже в случае, казалось бы, очевидного использования вашего товарного знака нарушителем, могут возникнуть нюансы, которые позволят нарушителю избежать ответственности, и ваш иск будет оставлен без удовлетворения.
Одним из таких нюансов является сходство до степени смешения, наличие или отсутствие которого в обязательном порядке должно быть установлено судом при рассмотрении дела.
Роспатентом и Верховным судом РФ определена Методология, с помощью которой устанавливается смешение или его отсутствие. В основе Методологии лежат критерии звукового, визуального и смыслового сходства рассматриваемых знаков, а также однородность товаров или услуг, в отношении которых используются оба сравниваемых знака.
Пример из нашей практики:
Будучи уверенным в нарушении своего знака, правообладатель товарного знака «» обратился в суд с иском к ответчику, использовавшему домен bikeme.ru в своей деятельности. Однако в суде нам удалось доказать, что знаки истца и ответчика не являются сходными до степени смешения, и деятельность однородной не является (истец зарегистрировал товарный знак для проката велосипедов, а ответчик использует свой знак для организации бизнес-процесса по прокату велосипедов, но не для непосредственно проката велосипедов). Суд отказал правообладателю в иске (дело А40-265214/20).
• Таким образом, на первом этапе важно заручиться мнением специалистов – патентных поверенных, имеющих серьезный опыт судебных споров.
2) определить, чего мы хотим от нарушителя.
Закон позволяет предъявлять к нарушителю различные требования:
• немедленно прекратить использование (на товарах, на вывеске, в рекламе, на сайте, на маркетплейсах, в соц.сетях и т.д.);
• возместить убытки или выплатить компенсацию (в твердой форме до 10 млн. руб. или в плавающей форме – в двукратном размере от стоимости контрафактных товаров/права использования товарного знака);
• изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары за счет нарушителя;
• опубликовать решение суда о допущенном решении с указанием нарушителя и лица, чье право было нарушено.
Если планируется предъявить нарушителю только нематериальные требования (прекратить, уничтожить, опубликовать), можно сразу обращаться с иском в суд.
Если планируется взыскивать компенсацию (наиболее частое требование в практике), перед обращением в суд обязательна попытка досудебного урегулирования спора путем направления досудебной претензии.
• Таким образом, на первом этапе важно определиться, чего именно мы хотим от нарушителя – от этого зависит порядок дальнейших действий и потенциальные расходы на процесс.
3) зафиксировать нарушение и собрать доказательства.
Грамотная фиксация нарушения и сбор доказательств позволяет избежать проблем в судебном процессе, когда оппонент отрицает факт вменяемых ему действий, а суд вынужден отказать в иске, не имея в деле допустимых и относимых доказательств вашей позиции.
Не требующими дополнительного доказывания для суда являются обстоятельства, зафиксированные нотариусом.
Поэтому в случае выявления нарушений в интернете (использование спорного знака на сайте), в магазине (например, в торговых точках, где продается контрафактная продукция) или других общественных местах наиболее надежным считается привлечение нотариуса и получение нотариального протокола, в котором зафиксированы (фото, видео, аудио) соответствующие факты.
Однако с учетом возможных расходов на нотариуса, суды принимают и не нотариальные доказательства (скриншоты, видеозаписи, фото) – но, оспаривая такие доказательства, оппонент может предъявить суду свои скриншоты, видеозаписи, фото, которые суд также будет оценивать и делать вывод о достоверности ваших доказательств с учетом доказательств ответчика.
Важно понимать, что к доказательству, полученному самостоятельно, больше доверия, если из него четко следует: дата фиксации, место фиксации (например, адрес страницы сайта), идентификационные данные и подпись фиксатора.
В рамках подготовки иска важно не только правильно зафиксировать нарушение, но и собрать иные доказательства, подкрепляющую вашу позицию (заключения специалистов, социологические опросы, сведения из государственных органов и реестров, сведения из коммерческих организаций – например, справка от регистратора домена о том, что именно ответчик является администратором спорного сайта).
• Таким образом, значимым фактором успеха в процессе является правильная фиксация нарушения и достаточность собранных доказательств.
4) направить досудебную претензию нарушителю (не обязательно для нематериальных исков).
В случае возникновения материальных требований закон обязывает правообладателя направить досудебную претензию в адрес нарушителя и выждать 30-дневный срок на урегулирование дела миром. Досудебная претензия должна содержать основания, на которых предъявляются требования, направляться по актуальному адресу нарушителя заказным письмом.
Часто правообладатели относятся к направлению досудебной претензии как к формальности, которую просто необходимо соблюсти перед вступлением в «горячую фазу» спора – судебному процессу.
Однако, такой подход не всегда верен – в рамках досудебного порядка можно извлечь даже большую выгоду, чем можем сулить судебный процесс.
В первую очередь, досудебный порядок это возможность избежать расходов на судебный процесс; неопределенности, связанной с исходом процесса; временных затрат. Если добиться от нарушителя конструктивной реакции, возможно не только прекратить нарушение «здесь и сейчас», но и взыскать компенсацию без длительного процесса, а в некоторых случаях и договориться о сотрудничестве на выгодных условиях.
Пример из нашей практики:
Представляя клиента, мы предъявили претензию крупному продавцу импортных товаров о нарушении прав на товарный знак для товаров личной гигиены. В рамках урегулирования возникшего спора, при участии юристов и собственников обеих компаний, удалось разрешить спор нетривиальным образом: стороны пришли к соглашению передать право на товарный знак ответчику за значительное вознаграждение. Так клиенту удалось извлечь серьезную выгоду из права на товарный знак, фактически не связанную с его прямым назначением (с собственным производством маркированных товарным знаком товаров).
Таким образом, досудебный порядок может стать важным этапом в урегулировании спора.
5) обратиться в суд с исковым заявлением.
Дела о нарушении товарного знака рассматривают арбитражные суды. Подсудность определяется по месту нахождения ответчика.
Профессиональные представители используют маленькие хитрости, чтобы избежать рассмотрения спора в регионе оппонента.
В настоящее время арбитражные суды большинства регионов России могут рассматривать судебные споры в онлайн-режиме. Непосредственно из своего офиса в Москве мы участвовали в заседаниях в Новосибирске, Ессентуках, Казани, Самаре, Томске, Краснодаре и множестве других городов России.
Иск с приложенными доказательствами может также быть подан посредством электронной системы «Мой Арбитр».
К иску прикладывается документ об оплате пошлины (50 000 руб. за каждое нематериальное требование; в случае материальных требований – рассчитывается в соответствии с НК РФ).
Фактически, иск – это документ, которым вы убеждаете суд в своей правоте. Учитывая, что судьи настроены на определенное восприятие обстоятельств дела, многократно встречающихся в рассматриваемых ими спорах, важно правильно расставлять акценты и излагать существо дела в необходимом ключе.
Опытные поверенные и юристы нашего Агентства готовы оказать помощь на любой стадии подготовки и ведения дела в суде.
Высокая квалификация наших юристов подтверждается ежегодным включением Агентства в крупнейший рейтинг юридических фирм России – ПРАВО-300 в категории «Интеллектуальная собственность. Защита прав и судебные споры».
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Кто может предъявлять претензию по нарушению товарного знака?
Правообладатель или лицензиат по исключительной лицензии.
Какой срок ответа на претензию?
Закон предоставляет месяц. В случае отсутствия ответа через месяц после отправки претензии правообладатель может подать иск в суд.
Как понять, есть нарушение или нет?
Важно оценить степень сходства знаков; однородность товаров/услуг. Если оба фактора указывают на нарушение, лучше дополнительно заручиться мнением специалистов (патентных поверенных).
Могу ли я подать иск и участвовать в судебном процессе самостоятельно?
Да, такое право есть у стороны спора лично или через единоличный исполнительный орган (руководителя организации).
В иных случаях суд допускает в качестве представителя только юриста (с дипломом) или патентного поверенного (аттестованного Роспатентом).
Каков размер пошлины за рассмотрение иска?
50 000 руб. за каждое нематериальное требование.
В случае материальных требований – рассчитывается в соответствии с НК РФ исходя из цены иска:
до 100 000 рублей - 10 000 рублей; от 100 001 рубля до 1 000 000 рублей - 10 000 рублей плюс 5 процентов суммы, превышающей 100 000 рублей; от 1 000 001 рубля до 10 000 000 рублей - 55 000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей и т.д.
Как долго длится судебный процесс по нарушению товарного знака?
По текущей практике, обычно процесс длится от 3 месяцев до 1 года.
Однако, бывают сложные процессы, когда дело проходит 3 инстанции и 2 круга рассмотрения, в этих случаях дело может длиться до 3 лет.
В нашей практике были дела, которые рассматривались до 6 лет (например, дело А54-484/2014).
Могут ли мне компенсировать расходы на судебный процесс?
Да, в случае выигрыша дела суд рассматривает заявление стороны о возмещении судебных расходов с проигравшей стороны.
Не всегда расходы взыскиваются в полном размере – суд может снизить сумму, исходя из субъективной оценки их соразмерности и относимости к рассматриваемому делу.
Если суд принял решение не в мою пользу, могу ли я его обжаловать?
Да, можно обжаловать решение в апелляционную инстанцию (указывается в судебном решении). Если апелляция оставила решение в силе, можно подать кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам (г. Москва).
На практике, Суд по интеллектуальным правам внимательно исследует обстоятельства дела и при наличии оснований может отменить незаконное решение.
Например, наша кассационная жалоба по делу А41-22404/23 помогла отменить судебные решения первой инстанции и апелляции, вернуть дело на новое рассмотрение и добиться для клиента-ответчика отказа в иске.
Остались вопросы?