ЕСЛИ НА ЕЖА ПОХОЖ, ЗНАЧИТ ТОЧНО ЭТО ЕЖ
№
В производстве нашей компании в настоящее время находится дело, рассматриваемое Арбитражным судом г. Рязани (ниже - процесс № 2), хотя дело еще не рассмотрено, появилось большое желание поделиться своими мыслями о том, как на самом деле суды воспринимают норму п. 3 ст. 1484 ГК РФ устанавливающую на запрет использования обозначений, сходных с зарегистрированными товарными знаками. Речь пойдет не обо всех возможных случаях нарушения прав на товарные знаки, а только о тех случаях, когда использовались обозначения, которые мы привыкли относить к неохраняемым и свободным для использования любыми лицами в их хозяйственной деятельности.
Обозначения, изначально не обладающие различительной способностью, например, такие как ряд букв, не имеющих словесного характера, а также, так называемые, описательные обозначения, указывающие на вид, свойства, назначения товара или услуги, можно условно объединить в группу обозначений, не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков. Для простоты назовем их "неохраняемыми обозначениями".
Рассматривая заявленные требования, арбитражные суды всех трех инстанций признали требования истца о запрете использования обозначения ЭН-ЭМ-СИ на продукции, на бланках деловой документации и в рекламе компании ООО "ЭН-ЭМ-СИ" обоснованными и подлежащими удовлетворению. При этом суды руководствовались вышеупомянутой нормой пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, согласно которой никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
Оставив за скобками потенциальную возможность отнесения их к группе охраноспособных обозначений в случае приобретения ими различительной способности (эти обозначения не являются предметом рассмотрения данной публикации), можно считать, что неохраняемые обозначения являются свободными для коммерческого обращения для любых лиц, и в отношении их использования отсутствует принципиальная необходимость проверки их "на патентную чистоту".
С другой стороны, в практике Роспатента сотни примеров, когда согласные буквы, с минимальными графическими элементами регистрируются в качестве охраняемых товарных знаков без указания дискламированных элементов знака. Специалисты понимают, что в таком случае, регистрируется изобразительный товарный знак, который включает в себя буквенные символы, не имеющие словесного характера. Также, практика Роспатента изобилует примерами регистрации товарных знаков, которые могут рассматриваться как искаженные (имеющие несущественные изменения) слова, являющихся описательными, в частности видовыми обозначениями.
В российском законодательстве, регулирующем регистрацию и использование товарных знаков, отсутствует норма разъясняющая порядок сосуществования таких сходных обозначений, одно из которых является неохраняемым, а другое - зарегистрированным товарным знаком. Так норма п. 3 ст. 1484 ГК РФ устанавливает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Прямое прочтение данной нормы дает основание судам удовлетворять требования обладателей прав на товарные знаки и принимать решения о запрете производителям использовать в своей деятельности неохраняемые обозначения.
В качестве примеров подобных решений можно привести два судебных процесса.
Процесс № 1. По делу А66-4997/2012 о запрете использования словесного обозначения ЭН-ЭМ-СИ
Компания NMC SA, Бельгия, получила в соответствии с международной регистрацией № 696486 в России правовую охрану на товарный знак, включающий три согласных буквы, которые можно прочитать как "n", "m", "c" (в латинице) или "п", "т", "с" (в кириллице) (рис. 1).
рис. 1
Товарный знак зарегистрирован на территории России в отношении товаров и услуг следующих классов Международной классификации (МКТУ): 1, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 40, 41, в состав которых входят строительные и отделочные материалы. Подтверждения приобретенной различительной способности в Роспатент не представлялось, при этом указания на выведение из-под охраны буквенных обозначений регистрация не содержит.
18.02.2004 компания NMC SA подала на регистрацию новый товарный знак №831207, в отношении которого Роспатентом был вынесен отказ в регистрации на основании того, что товарный знак не обладает различительной способностью (в соответствии с пунктом 2.3. Правил к обозначениям не обладающим различительной способностью относятся сочетания букв не имеющие словесного характера).
Российская компания ООО «ЭН-ЭМ-СИ» маркировала словесным обозначением «ЭН-ЭМ-СИ» (в кириллице) свою продукцию - плинтус потолочный. Обозначение «ЭН-ЭМ-СИ» использовалось также на бланках деловой документации и в рекламных материалах.
При рассмотрении спора российская компания указывала на то, что буквенная часть товарного знака, принадлежащего компании NMC SA выполнена в виде буквенных символов, не имеющих словесного характера, и на этом основании не является самостоятельным элементом товарного знака, в отношении которого может проводиться сопоставительный анализ, буквенные символы нельзя рассматривать вне их связи с цветографичеким решением (п. 2.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. к обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся сочетания букв не имеющие словесного характера). Фирменное наименование российской компании имеет словесный характер, и не может характеризоваться графическими элементами.
Рассматривая заявленные требования, арбитражные суды всех трех инстанций признали требования истца о запрете использования обозначения ЭН-ЭМ-СИ на продукции, на бланках деловой документации и в рекламе компании ООО "ЭН-ЭМ-СИ" обоснованными и подлежащими удовлетворению. При этом суды руководствовались вышеупомянутой нормой пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, согласно которой никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
В результате, все суды строили свои выводы на том, что компании NMC SA принадлежит исключительное право на фонетическое воспроизведение букв, которые в силу закона сами по себе не обладают различительной способностью.
Процесс № 2. По делу №А54-484/2014 о запрете использования обозначения SHINGLEв отношении гибкой черепицы для кровельных покрытий.
Компания ЗАО "ТехноНИКОЛЬ» является обладателем прав на серию товарных знаков: SHINGLES, (свидетельство №308323), и Шингл (свидетельство 287866), ШИНГЛАС (свидетельство №308323) и SHINGLAS (свидетельство 287866) и обратилась в Арбитражный суд с требованием к ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» о запрете использования обозначения SHINGLE, а также взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.
Обозначение SHINGLE (англ.) является видовым наименованием гибкой черепицы, использующейся при изготовлении кровли для домов и прочих сооружений.
Компании "КРЗ" (ответчик) принадлежат комбинированные товарные знаки по свидетельству №490354 (рис. 2), и по свидетельству № 495836 (рис. 3), включающие обозначения "Shingle Гибкая черепица" в качестве неохраняемых элементов товарного знака.
рис. 2 рис. 3
При этом и компания-истец и компания-ответчик выпускают гибкую черепицу для кровли.
Позиция истца также основана на пункте 3 статьи 1484 ГК РФ, согласно которому никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
Суд, руководствуясь данной нормой, считает, что поскольку истцу принадлежат исключительные права на товарные знаки SHINGLES, Шингл, ШИНГЛАС и SHINGLAS, являющиеся сходными с обозначением товара, нанесенного на упаковку - SHINGLE, то суд в соответствии с законом должен запретить использование сходного обозначения.
Во время написания статьи дело находится на рассмотрении первой инстанции, предстоит шестое заседание, на протяжении пяти предыдущих ответчик пытался убедить судью, что суд не вправе запрещать использование видового обозначения, а судья задавала один и тот же риторический вопрос: "Но знаки у них зарегистрированы?"
Как было сказано выше, Роспатентне очень строго относится к регистрациям в качестве товарных знаков словесных обозначений, которые могут рассматриваться как искаженные слова, ассоциирующиеся с видовыми наименованиями товаров, а также к регистрациям, включающим буквенные аббревиатуры, не включающие гласные буквы.
В качестве примеров приводим товарные знаки, владельцы которых являются потенциальными истцами к многочисленным производителям широкого спектра товаров:
- №354672
(сходно с LINGUA) зарегистрирован в отношении словарей;
- №517244
(сходно с Мебель Бренд) зарегистрирован в отношении мебели,
- №466403
(сходно с Мебель Мода) зарегистрирован в отношении мебели,
- № 461481
(сходно с ХОЧУ ДИВАН) зарегистрирован в отношении мебели,
- №359967 VITAMEN
- знак №317283
- №306336
- №262970
(юридические услуги)
Когда законодатель не включает в нормативный акт оговорки, которые ему видятся очевидными, а судам - нет, то наступает "смутное время", время накопления правоприменительной практики. Ждем'с.