Как полезную модель сделать полезной?

По мотивам Дела
№

Е.А.Ермакова, Л.В.Вербицкая, Т.В.Бальжик (ООО «Агентство «Ермакова, Столярова и партнеры», Москва)

Авторы предлагают рассмотреть альтернативные варианты совершенствования законодательства по полезным моделям.

Практическое применение четвертой части ГК РФ, введенной в действие с 1 января 2008 г., подтвердило прогнозы специалистов относительно необходимости внесения изменений в Кодекс, высказанные еще до ее вступления в силу. Наиболее острой из выявившихся проблем, пожалуй, стало массовое привлечение производителей к ответственности за нарушение прав на запатентованную полезную модель. Упрощение процедуры патентования технических устройств и систем в качестве полезных моделей, связанное с отсутствием экспертизы на соответствие их критериям патентоспособности, привело к многочисленным злоупотреблениям правом со стороны патентообладателей.

Предоставленная Кодексом возможность в течение трех-четырех месяцев получить регистрацию исключительных прав на техническое решение, даже если оно не является новым и открыто используется конкурентом, для некоторых недобросовестных производителей стала реальным шансом нанести значительный ущерб, а в некоторых случаях добиться вывода с рынка конкурента. При этом все действия по приобретению патентных прав и их защиты от якобы незаконного использования абсолютно законны. Строго говоря, к действиям таких патентообладателей вряд ли можно применить положения ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав», указав на злоупотребление правом ввиду того, что в большинстве случаев действия патентообладателей напрямую связаны и даже обусловлены тем, что они сами используют в коммерческом обороте запатентованное техническое устройство, являющееся предметом спора.

С другой стороны, действующее законодательство предусматривает возможность защиты от явных пиратов, присвоивших себе право на полезную модель, которая ранее открыто использовалась другими производителями. В этом случае добросовестный производитель вправе обратиться в Палату по патентным спорам.

Почему же этот правовой механизм не работает?

Во-первых, арбитражные суды в соответствии с АПК РФ не приостанавливают рассмотрение споров о нарушении патентных прав на том основании, что патент оспаривается в административном органе – Палате по патентным спорам.

Во-вторых, правоохранительные органы в соответствии с УПК РФ также не приостанавливают следственные действия, включая принятие обеспечительных мер (помещение подследственного в изолятор временного содержания, изъятие продукции и оборудования, арест счетов и т.п.) на основании обращения подозреваемого в Палату по патентным спорам.

В-третьих, сроки рассмотрения возражений в Палате по патентным спорам от даты подачи возражения до регистрации решения в период с введения в силу четвертой части ГК РФ до настоящего времени составляли до восьми месяцев.

В дополнение следует заметить, что немногие компании, которые привлекались к ответственности за нарушение патентных прав на полезную модель, имели опыт или хотя бы мало-мальское представление о том, как патент можно признать недействительным и какова процедура рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам. Проведение патентно-информационного поиска и сбор документов для подачи в Палату по патентным спорам по объективным причинам для компаний, впервые попавших под удар «патентной атаки», редко бывает профессиональным и достаточным, чтобы убедить коллегию признать патент недействительным.

Одним из первых широко обсуждаемых проектов, в котором затрагивалась проблема защиты полезных моделей, стала Концепция совершенствования раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации1» (далее – Концепция).

1 Патенты и лицензии. 2009. № 6. С. 23.

Так, п. 3.1 раздела «Предложения по совершенствованию законодательства» Концепции изложен следующим образом: «В частности, существующий в отношении полезных моделей явочный порядок государственной регистрации направлен на упрощение процедуры закрепления прав на эти результаты интеллектуальной деятельности. Однако отсутствие обязательной процедуры проверки патентоспособности полезной модели на практике влечет значительное число споров между обладателями прав на тождественные модели. Заметна также тенденция роста числа нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок. В целях предупреждения подобного поведения предлагается ввести правило о том, что защита исключительного права на полезную модель будет осуществляться при условии подтверждения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентоспособности полезной модели (на основании экспертизы по существу, проводимой по ходатайству правообладателя). Следует также рассмотреть возможность дополнительного уточнения условий патентоспособности полезной модели».

Безусловно, положительным фактом представляется вменение обязанности патентообладателю представлять в суд заключение о патентоспособности, вынесенное компетентными специалистами в данной области – сотрудниками Роспатента, так как этот порядок способен минимизировать риск ошибок при оценке патентоспособности полезной модели силами ответчика. Одновременно не следует забывать, что речь идет о введении некой обязательной досудебной процедурной стадии для лиц, желающих воспользоваться своими правами, предоставленными им в связи с регистрацией патента на полезную модель. Однако положения АПК и ГПК РФ в части соблюдения истцом досудебного порядка2, в отличие от предлагаемой новеллы, определяют досудебный порядок урегулирования спора между истцом и ответчиком, то есть согласительные процедуры только между сторонами процесса, а не взаимоотношения истца с лицами, не являющимися участниками спора.

2 П. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ: исковое заявление остается без рассмотрения, если истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором и соответственно;

П. 1 ч. 1 ст. 135 АПК: истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории споров или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором.
Для более полного раскрытия данной проблемы и поиска путей ее решения целесообразно обратиться к зарубежному опыту. Следует отметить, что законодательство таких стран, как Великобритания, Канада и США, не содержит такого объекта патентных прав, как полезная модель. В связи с этим представляется целесообразным обратиться к законодательству и практике стран, которые признали существенность такого объекта, как полезная модель и законодательно его закрепили.

Так, в Германии и Австрии он известен как зарегистрированная полезная модель, в Австралии – инновационный патент, Малайзии – полезное новшество, Индонезии, Таиланде и некоторых других странах – малый патент. Относительно Европейского Союза следует отметить, что Еврокомиссией, обладающей правом внесения законодательной инициативы, был представлен законопроект об охране полезных моделей, однако в 2007 г. работа по его продвижению прекратилась. В результате приобретение техническим решением правового статуса в качестве полезной модели на территории 12 стран ЕС (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Франции) стало возможным только в случае подачи отдельной заявки на территории стран, входящих в ЕС.

Как правило, в большинстве стран законодатель закрепил в нормах национального права преимущества, связанные с ускоренной и упрощенной процедурой получения патента на полезную модель по сравнению с изобретениями, а именно: отказ от проведения экспертизы по существу. Например и в Германии, и в Австрии патент на полезную модель выдается без проведения экспертизы по существу. Однако в любое время в течение срока действия патента любое заинтересованное лицо вправе требовать проведения экспертизы для определения уровня техники.

Следует заметить, что к критериям патентоспособности полезной модели в Германии относятся новизна и изобретательский уровень. При этом по заявкам на выдачу патента на полезную модель патентное ведомство Германии не проводит экспертизу по существу на новизну и изобретательский уровень. Поиск проводится патентным ведомством Германии по ходатайству заявителя или любого лица в ходе делопроизводства по заявке либо при условии обоснованной заинтересованности после выдачи патента. Проведенный поиск не приравнивается к проведению экспертизы по существу. Результаты проведенного поиска публикуются. Экспертиза по существу может быть проведена только по ходатайству третьих лиц в случае инициирования заинтересованным третьим лицом процесса по признанию недействительным патента. Процесс по признанию недействительным патента может быть инициирован в любое время с момента его выдачи. Такой процесс в первой инстанции рассматривается патентным ведомством, во второй инстанции – Федеральным патентным судом Германии.

В рамках процесса о нарушении исключительных патентных прав, рассматриваемого судом общей юрисдикции, ответчик может заявить требование о признании отсутствия у полезной модели признаков новизны или изобретательского уровня. Исключительно по ходатайству ответчика – участника указанного выше процесса – оспаривание патентоспособности полезной модели возможно путем подачи заявления в патентное ведомство Германии о признании недействительным патента, в суде, рассматривающем иск о нарушении исключительных прав на полезную модель, заявления о несоответствии запатентованной полезной модели требованиям новизны и наличия изобретательского уровня, либо одновременно в суде и патентном ведомстве. Ходатайство о проведении экспертизы по существу в отношении запатентованной полезной модели может быть подано в любое время с момента выдачи патента. Такие заявления, поданные третьими лицами, рассматриваются в первой инстанции патентным ведомством Германии, во второй инстанции – федеральным патентным судом Германии.

Что касается судебного процесса о нарушении исключительных патентных прав, рассматриваемого судом общей юрисдикции, то ответчик может заявить требование о признании отсутствия у полезной модели признаков новизны или изобретательского уровня. Следует отметить, что не допускается направление судом в патентное ведомство Германии требования о признании недействительным патента на полезную модель. Также недопустимо заявление аналогичного требования патентообладателем в патентное ведомство с целью «проведения экспертизы по существу». Однако на практике патентообладатели прибегают к помощи третьих лиц для заявления требования о признании недействительным патента и проведении в связи с этим экспертизы по существу.

Также интересным представляется подход японских законодателей к оспариванию законности выдачи патента на полезную модель. Следует оговориться, что в основу японской модели (закон принят в 1994 г.) положены принципы немецкого права. В Японии с 1 января 1994 г. отменена необходимость проведения экспертизы заявок на полезную модель по существу. Однако любое лицо вправе в любое время, в том числе после истечения срока действия патента, потребовать ее проведения. Кроме того, по запросу любого лица могут быть предоставлены для ознакомления документы по технической оценке полезной модели. Патентообладатель вправе обратиться в суд за защитой своих исключительных прав, только представив в суд сертификат о проведении экспертизы по существу.

Наиболее удобна во временном аспекте проведения делопроизводства австралийская модель: срок получения инновационного патента составляет всего два месяца с даты подачи заявки. Требование о проведении экспертизы по существу может быть заявлено как патентообладателем (с оплатой установленной пошлины), так и третьими лицами. Однако в данном случае третьи лица обязаны оплатить половину установленной пошлины, а патентообладатель оплачивает вторую половину. В случае отказа патентообладателя от оплаты части пошлины за проведение экспертизы по требованию третьих лиц, действие патента прекращается. Следует отметить, что при поступлении запросов от нескольких лиц экспертиза проводится единожды, и от правообладателя не требуется оплатить пошлину за уже проведенную экспертизу.

В Таиланде любое заинтересованное лицо в течение одного года с даты публикации сведений о полезной модели (маленький патент) вправе ходатайствовать о проведении экспертизы по существу. Критерии заинтересованного лица в законе Таиланда не раскрыты, но приведены основания для подачи такого ходатайства: сомнения, что полезная модель отвечает требованиям патентоспособности – новизне и промышленной применимости.

Однако законодатели не всех стран отказались от экспертной процедуры регистрации заявок на получение патента на полезные модели. Так, в Республике Корея с 1996 по 2006 г. в отношении заявок на получение патента на полезную модель не было требования о проведении экспертизы по существу, однако с 1 октября 2006 г. на заявителей возложена обязанность в течение трех лет с даты подачи заявки подать ходатайство о проведении экспертизы по существу заявки, содержащей полный перечень пунктов формулы. Заявитель не вправе отзывать ходатайство о проведении экспертизы по существу, а в случае пропуска им срока заявка считается отозванной.

Наиболее строгий подход к заявкам на полезную модель отличает систему получения патента в Африканской региональной организации промышленной собственности (АРИПО), в которой для получения патента заявителю предстоит пройти трехэтапное делопроизводство: формальную экспертизу; экспертизу по существу на соответствие требованиям промышленной применимости и новизны, причем проверка на новизну проходит в каждой стране – участнице организации. По истечении установленного шестимесячного срока с даты направления заявки в каждую страну – участницу организации региональное ведомство приступает к регистрации полезной модели в отношении всех стран-участниц, принявших решение о ее патентоспособности.

Возвращаясь к предложениям об изменении нашего законодательства по полезным моделям, следует отметить, что попытки ввести обязательную досудебную экспертизу не были одобрены, в связи с чем в настоящее время рассматриваются альтернативные предложения по совершенствованию законодательства в области полезных моделей. В докладе заместителя руководителя Роспатента Л.Л. Кирий «Основные направления оптимизации административных процедур, связанных с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности», выложенном на сайте Роспатента (далее Основные направления оптимизации процедур), в частности, прилагается включить в законодательную базу следующие положения:

введение процедуры общественной проверки патентоспособности полезной модели;
уточнение условий патентоспособности (введение условия изобретательский шаг, упрощение определения промышленной применимости);
ведение условия ясности и полноты раскрытия полезной модели в документах заявки;
уточнение определения единства (направлено на упрощение проверки);
возможность преобразования заявки на полезную модель в заявку на промышленный образец (и наоборот).

Наиболее интересным представляется предложение ввести процедуру общественной проверки патентоспособности, также известную как процедура оппозиции. Ее суть заключается в публикации заявки на полезную модель до ее регистрации с тем, чтобы любое лицо имело возможность представить свои возражения и доводы против регистрации. Данное предложение у многих специалистов вызывает опасения, что преимущества регистрации, состоящие в коротких сроках выдачи патентов, за счет срока на публикацию (предположительно два месяца) и времени на оппозицию, приведут к тому, что общий срок регистрации будет сопоставим с выдачей патента на изобретение.

Безусловно, при оценке «плюсов» и «минусов» обсуждаемых проектов необходимо исходить из реальных возможностей, в том числе и технических, существующих сегодня, но при этом очевидно, что технические ограничения не должны препятствовать внедрению здравой идеи, способной устранить серьезную правовую проблему. Можно сказать, что первое предложение, касающееся полезных моделей, изложенное в Концепции, при всех положительных моментах требует серьезных изменений в процессуальном законодательстве Российской Федерации (введение так называемого обязательного досудебного порядка по получению заключения Роспатента о патентоспособности полезной модели), а предложение, изложенное в Основных направлениях оптимизации процедур, представляется малоэффективным. Предполагается, что патентный анализ после публикации полезной модели будет проводиться силами оппонентов заявителя патента, а не сотрудниками патентного ведомства, так же, как это происходит сейчас при попытке признания патента недействительным в Палате по патентным спорам с той же низкой эффективностью, обусловленной отсутствием опыта и профессиональных навыков.

Исходя из опыта зарубежных стран и опираясь на российские реалии, взяв за основу предложения об обязательной патентной экспертизе как необходимое основание для реализации прав на полезную модель, предлагаем рассмотреть альтернативные варианты совершенствования законодательства по полезным моделям.

Вариант 1. Предлагается при предъявлении ответчику требований о нарушении патентных прав на полезную модель возложить на истца бремя доказывания соответствия полезной модели критериям патентоспособности путем предоставления суду заключения о патентоспособности технического решения. Отличие этого варианта от предложенного в Концепции – «защита исключительного права на полезную модель будет осуществляться при условии подтверждения Роспатентом патентоспособности полезной модели (на основании экспертизы по существу, проводимой по ходатайству правообладателя)» состоит в том, что в этом случае право на предъявление иска (право на иск в процессуальном смысле) не ставится в зависимость от получения такого заключения. Иск будет принят и рассмотрен, однако в случае заявления ответчиком о несоответствии полезной модели критериям патентоспособности и при отсутствии представленного истцом заключения Роспатента суд в удовлетворении требований истца может отказать.

Подобный правовой механизм заложен в действующем законодательстве. В качестве примера можно привести положения ст. 199 ГК РФ, регулирующей применение исковой давности. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. При этом истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, служит основанием для вынесения судом решения об отказе в иске.

Вариант 2. Предлагается ввести порядок, в соответствии с которым судебные экспертизы при рассмотрении споров о нарушении прав на полезную модель должны приобрести статус обязательных, предписанных законом. Учитывая, что согласно части 1 ст. 82 АПК РФ в случае, если назначение экспертизы предписано законом, Арбитражный суд вправе приостановить разбирательство на основании части 1 ст. 144 АПК РФ. Такой порядок предоставит возможность суду разрешать вопрос о нарушении патентных прав с учетом заключения Роспатента (как экспертного учреждения) о патентоспособности полезной модели. При этом право на обращение в Роспатент за проведением экспертизы по полезной модели должно быть предоставлено заинтересованным лицам, к которым, в частности, относятся участники судебного процесса по нарушению прав на полезную модель.

Вариант 3. Данный вариант приближен к австралийской модели и заключается в том, что требование о проведении экспертизы по существу может быть заявлено как патентообладателем (с оплатой установленной пошлины), так и любыми третьими лицами. Однако в данном случае, третьи лица обязаны оплатить половину установленной пошлины, а патентообладатель – ее вторую половину. В случае отказа патентообладателя от оплаты части пошлины за проведение экспертизы, инициированной третьими лицами, действие патента прекращается.

В первом и третьем предложенных вариантах предполагается выдача Роспатентом заключения (решения) о соответствии зарегистрированной полезной модели критериям патентопособности. Однако решение Роспатента в общем порядке может быть обжаловано в Палате по патентным спорам.

Второй вариант предполагает предоставление Роспатентом экспертного судебного заключения, которое оценивается судом в совокупности с другими доказательствами по делу. При этом отказ истца от предоставления экспертного заключения Роспатента может быть основанием для отказа в иске.

В совокупности с каждым из вариантов считаем разумным сохранить существующую возможность обращения в Палату по патентным спорам с возражением против выдачи патента на полезную модель.

Неоспоримость и очевидность необходимости введения мер по совершенствованию законодательства по полезным моделям, несомненно, приведет к внесению изменений в закон, при этом хотелось бы надеяться, что после их введения, нам не придется горячо обсуждать новые пути совершенствования законодательства по полезным моделям.