Общеизвестность знака: доказательства использования

По мотивам Дела
№

Е.А.Ермакова – патентный поверенный, генеральный директор ООО «Агентство «Ермакова, Столярова и партнеры»

В статье пойдет речь об особенностях регистрации общеизвестного товарного знака, а также о подтверждении использования.

В соответствии со ст. 191 Закона о товарных знаках общеизвестным в Российской Федерации может быть признан:
товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации или международной регистрации;
обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации.
При признании общеизвестным уже зарегистрированного товарного знака его правовая охрана распространяется и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы. При признании обозначения общеизвестным законом не предусмотрено распространение правовой охраны на неоднородные товары. Такая разница в последствиях признания общеизвестным обозначения и товарного знака приводит к тому, что владельцы предпочитают основывать свои притязания в заявлении о признании общеизвестным товарным знаком на наличии его регистрации в России..

Зачастую в документах, подтверждающих использование, изображение товарного знака несколько отличается от того, в каком виде оно было зарегистрировано. Насколько правомерен отказ Палаты по патентным спорам в предоставлении охраны в качестве общеизвестного товарного знака в таком случае? Рассмотрим спорную ситуацию на примере.
В Палату по патентным спорам было подано заявление о признании в качестве общеизвестного зарегистрированного 27 августа 1997 г. товарного знака по свидетельству № 155915 с приоритетом 27 августа 1997 г. В подтверждение общеизвестности были представлены документы, в числе которых отчет о социологическом исследовании известности этого товарного знака с выводом о том, что товарный знак узнают 99% населения России. Знак выполнен в черно-белом изображении. Представлены рекламные публикации, большинство из которых, включая телевизионные ролики, содержали знак в цветном исполнении в сопровождении дополнительного изобразительного элемента GSM (рис. 2).

Рис. 2
Доводы Палаты по патентным спорам в этом и подобным случаях сводятся к следующему:
«…часть представленных заявителем доказательств, за некоторым исключением, относится к использованию обозначения, отличающегося от зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству № 155915»;
«…заявитель вправе испрашивать предоставление охраны в качестве общеизвестного знака не только на товарный знак в том виде, как он зарегистрирован, а и обозначение в том виде, как оно используется»;
«…закон не предусматривает возможность подтверждения использования знака, который признается общеизвестным, с какими-либо изменениями…».
Несмотря на аргументы заявителя Палата по патентным спорам отказала в признании товарного знака «МТС» общеизвестным, указав, что представленные документы не подтверждают использование: товарный знак был зарегистрирован в черно-белом исполнении, а в качестве подтверждения интенсивного использования представлены обозначения в желто-сине-красно-белом исполнении. Кроме того, обозначение зарегистрировано без дополнительного изобразительного элемента GSM, а в представленных документах эти буквы имеются.

Решение Палаты по патентным спорам было обжаловано в Арбитражном суде г. Москвы, который отменил ее решение. Представители Палаты в ходе судебного заседания в качестве основного аргумента для отказа в регистрации указывали на то, что знак зарегистрирован в черно-белом исполнении и, соответственно, должен был использоваться именно таким. По мнению представителей Роспатента, изобразительный товарный знак может охраняться только в цветовом исполнении. Если цвет в заявке не испрашивается, то знак регистрируется черно-белым.

В связи с тем, что объем правовой охраны товарного знака «МТС» определяется в соответствии с законодательством, действующим на момент подачи заявления и регистрации знака (то есть на основании закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Роспатентом 29 ноября 1995 г.), по мнению заявителя, регистрация товарного знака № 155915 была произведена без указания цветов, что позволяет владельцу использовать его после регистрации в любом цветовом исполнении.
Эта позиция не вызывала сомнения, так как была обусловлена тем, что до принятия Закона 1992 г. на территории СССР действовало Положение о товарных знаках*, п. 14 которогох устанавливал: «Обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака без указания определенного цвета, регистрируется в черно-белом цвете. Товарный знак, зарегистрированный в черно-белом исполнении, может использоваться в любых цветовых сочетаниях, если по своей цветовой гамме он не является сходным с товарным знаком, зарегистрированным в цветном исполнении».
* Утверждено Госкомизобретений СССР 8 января 1974 г. с изменениями и дополнениями от 22 января 1976 г., 22 марта 1979 г., 9. июля 1982 г., 12 октября 1982 г., 14 апреля 1983 г., 11 июня 1987 г.

Принятие Закона и Правил не изменило подход заявителей и Роспатента к данному вопросу. При отсутствии указания цвета в бланке заявления на регистрацию товарного знака (графа 591 «Цвет или цветовое сочетание») считалось, что обозначение заявлено без испрашивания цвета, то есть в любом цветовом исполнении.
Согласно разделу 19 Правил патентное ведомство публиковало в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров», в частности, указание цвета или цветового сочетания товарного знака, если товарный знак зарегистрирован в цвете.

В Правилах 2003 г. в упомянутое Положение были внесены изменения, в соответствии с которыми при публикации сведений о регистрации товарного знака патентное ведомство включает указание цвета или цветового сочетания товарного знака, если он зарегистрирован в ином, чем черно-белое, цветовом сочетании. Это изменение позволило патентному ведомству трактовать п. 2 ст. 5 Закона о товарных знаках, который с 1992 г. не претерпел никаких изменений («Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании») в том смысле, что изобразительный товарный знак не (убрала зачеркивание) может быть зарегистрирован только в цветовом сочетании и не может быть зарегистрирован без указания цвета.

Отношение к объему правовой охраны товарных знаков, заявленных без указания цвета, полностью согласуется с международными договорами, участницей которых является Российская Федерация. Так, согласно ст. 3 Договора о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г. заявление об испрашивании охраны цвета в качестве отличительного элемента знака, а также название цвета или цветов, на которые испрашивается охрана, и в связи с каждым из цветов должно содержать указание основных частей знака, выполненных в этом цвете, если заявитель хочет испрашивать такую охрану. Таким образом, определено право заявителя на испрашивание охраны в цвете или без заявления цвета.
Дополнительное подтверждение этого положения прямо усматривается из п. 2 правила 3 [Количество изображений]

Инструкции к Договору о законах по товарным знакам:
если заявка не содержит заявления о том, что заявитель хочет испрашивать охрану цвета в качестве отличительного элемента знака, договаривающаяся сторона может требовать не более:
(i) пяти черно-белых изображений знака…
В соответствии с п. 3 ст. 3 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., если заявитель относит к отличительным признакам своего знака цвет, то он обязан заявить об этом и указать в заявке цвет или сочетание цветов, подлежащих охране.

В силу ст. 3 Сингапурского договора о законах по товарным знакам (принят на дипломатической конференции 27 марта 2006 г.) любая договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявка содержала заявление с указанием, что заявитель хочет испросить охрану цвета в качестве отличительного элемента знака. Следовательно, международное законодательство согласуется с п. 2 ст. 5 российского Закона о товарных знаках, который предусматривает право на испрашивание регистрации в любом цвете или цветовом сочетании, если заявитель считает это существенным отличительным признаком знака, но не ограничивает его обязательным указанием цветов.

При этом стоит обратить внимание на использование терминов «цветовой» и «цветной». Как было упомянуто, в п. 2 ст. 5 Закона использован термин «цвет» или «цветовое сочетание». Согласно словарям источникам значения слов «цветовой» и «цветной» отличаются. Цветовой – прилагательное, связанное с восприятием цвета, окраской. Понятие цветовой включает все цвета, в том числе черный и белый. Цветной – окрашенный в какой-нибудь цвет, не черный и не белый. С учетом этого понимается, что Законом предусмотрена возможность регистрации товарного знака в любом или цветовом сочетании, включая черный и белый, в случае указания такого цветового сочетания заявителем, но не по умолчанию.
Аналогичные права по защите товарных знаков с указанием или без указания цветов приняты во всех странах – участницах международных соглашений, в том числе в Великобритании, Швеции, Германии, Франции. Патентные поверенные указанных стран по нашему запросу подтвердили, что заявление обозначения на регистрацию в качестве товарного знака в черно-белом виде (без указания цветов) является более широким, чем в цветном исполнении, то есть дает право на защиту самого изображения в любом цветовом исполнении, не ограничиваясь черно-бело-серыми цветами.

Таким образом, современная оценка Роспатентом объема охраны товарных знаков, по которым заявитель не испрашивал защиту в цвете, т.к. не считал это существенным, как знаков, характеризующихся черно-белым цветовым оформлением, противоречит международному законодательству и практике, принятой зарубежными государствами.
Учитывая то, что п. 2 ст. 1482 4-ой части Гражданского Кодекса РФ сохранил существующую формулировку п. 2 ст. 5 действующего Закона о товарных знаках:: «Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.», то высказанные суждения относительно охраны знаков без указания цвета остаются актуальными и в дальнейшем.

На довод Палаты по патентным спорам о том, что товарный знак «МТС» включает дополнительный изобразительный элемент GSM, и, следовательно, заявитель использует не свой товарный знак, а какое-то другое обозначение, заявителем был выдвинут следующий довод: GSM является аббревиатурой «Global System for Mobile communications/ всеобщая система мобильных коммуникаций» – название международного стандарта мобильной подвижной связи. Использование изобразительного элемента GSM совместно с товарным знаком «МТС» является указанием на то, что услуги заявителя соответствуют требованиям данного стандарта. Кроме того, любой сотовый оператор, действующий в указанном стандарте, обязан информировать об этом абонентов. Дополнительно заявитель подчеркнул, что аббревиатура GSM использовалась другим крупным оператором мобильной связи – ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) (рис.3).
(изъято)

Рис. 3
Все это свидетельствует, что наличие элемента GSM, являющегося описательным и в силу это неохраноспособным, не может считаться основанием для вывода о том, что товарный знак «МТС» по свидетельству № 180560 не использовался заявителем, а сам этот элемент не может рассматриваться как обозначение, изменяющее товарный знак «МТС». Неохраноспособные элементы в принципе не могут включаться в состав общеизвестного товарного знака, так как это противоречило бы природе общеизвестного знака.
Иной подход к совместному использованию товарных знаков и служебных надписей может привести к абсурдному выводу о том, что такие товарные знаки, как, например, «Ахтамар», «Арарат», «Клинское», не могли быть признаны общеизвестными, поскольку они всегда использовались совместно со служебными надписями: коньяк, пиво.
В результате рассмотрения правомерности отказа в признании товарного знака «МТС» общеизвестным две инстанции Арбитражного суда: первая и Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы согласились с доводами компании «МТС». В результате решение Палаты по патентным спорам об отказе в признании товарного знака «МТС» общеизвестным было отменено.

Упомянутые решения суда вселяют оптимизм по поводу возможного возврата практики понимания объема правовой охраны изобразительных товарных знаков, зарегистрированных без указания цвета, к тому, что товарный знак, зарегистрированный в черно-белом исполнении, может использоваться в любых цветовых сочетаниях, а использование товарного знака совместно с неохраняемым (служебным) обозначением не приведет к выводу о том, что используется не товарный знак, а иное обозначение.