Общеизвестность знака: доказательства использования (продолжение)

Напомним, что основанием для обращения в Арбитражный суд явилось решение Палаты по патентным спорам, которым было отказано в  регистрации товарного знака с указанием на то, что знак зарегистрирован в черно-белом исполнении и, соответственно, должен был использоваться именно таким.

Владелец знака стоял на той позиции, что регистрация товарного знака была произведена без указания цветов, что позволяло использовать его в любом цветовом исполнении. Суды первой и Апелляционной инстанций согласились с владельцем знака.
Кассационная инстанция, давая оценку применению арбитражными судами норм материального права, в соответствии с которыми определяется объем правовой охраны товарных знаков, приняла во внимание две нормы:
- п. 2 ст. 5 Закона  о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мет происхождения товаров, далее Закон, в силу которой «товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании»;
- п. 2.3.(3) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, далее Правила, в силу которой если  испрашивается  регистрация  обозначения  в  цветовом    исполнении,  то  в графе 591 бланка заявления на регистрацию товарного знака указывается  его  цвет  или  цветовое  сочетание.    Описание  цветов  должно  соответствовать  цветам,  используемым в   обозначении и содержащимся в репродукции.    Если регистрация обозначения испрашивается в черно–белом    исполнении, заполнение указанной графы не требуется.
Очевидно, что толкование положения  п. 2 ст. 5 Закона, определяющего возможность регистрации товарного знака в цветном исполнении, не содержит отрицания возможности регистрации товарного знака без указания цвета.
Что касается Правил, то положение п. 2.3.(3) Правил, на которое опиралось в своих выводах кассационная инстанция: «если регистрация обозначения испрашивается в черно–белом    исполнении, заполнение указанной графы (графы 591 бланка заявления) не требуется, было истолковано так, что при отсутствии  указания цвета или цветового сочетания в графе 591 бланка заявления заявителем испрашивается регистрация с указанием регистрации в черном и белом цветовом исполнении. На наш взгляд такое толкование является ошибочным исходя из нижеследующего.

Напомним, что до принятия Закона 1992 г. на территории СССР действовало Положение о товарных знаках*, согласно которому «Обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака без указания определенного цвета, регистрируется в черно-белом цвете. Товарный знак, зарегистрированный в черно-белом исполнении, может использоваться в любых цветовых сочетаниях, если по своей цветовой гамме он не является сходным с товарным знаком, зарегистрированным в цветном исполнении».
Таким образом, упомянутое Положение приравнивало понятие «без указания цвета» к «черно-белому цвету» или к «не цветному обозначению», которое может использоваться  «в любых цветовых сочетаниях».
Обосновано ли такое равенство применяемых терминов?
Согласно словарному значению слово «черно-белый» означает выполненный в черных и белых тонах; не цветной; например черно-белый снимок, черно-белый экран, (см. Большой толковый словарь русского языка, Норинт, П-Петербург, 2000 г., стр. 1473).
Всем известно, что черно-белая фотография передает внешний вид изображенных на ней предметов, но не дает представления об их истинном цвете.
Следовательно, в контексте п. 2.3.(3) Правил термин «черно-белое исполнение», может обозначать «не цветное исполнение», т.е. без указания каких-либо цветов.
В  разделе 19 «Публикация сведений о регистрации товарного знака» в той же редакции Правил, было указано, что Патентное ведомство обязано публиковать в официальном бюллетене указание цвета или цветового сочетания товарного знака, если товарный знак зарегистрирован в цвете.

Опять же обращаясь к словарному толкованию значения слов «цветовой», «цвет», становится очевидным, что эти слова имеют значительное семантическое отличие от слова «цветной». «Цветовой» – прил. к слову цвет. «Цвет» – свойство  тела вызывать зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого им видимого излучения; окраска.  «Цветной» - окрашенный в какой-нибудь яркий цвет (не черно-белый). (см. Большой толковый словарь русского языка, Норинт, П-Петербург, 2000 г., стр. 1458).
Таким образом, слова «цвет» и «цветовой» включают весь спектр цветов, включая черный и белый, а «цветной» - это не черно-белый.

Применительно к случаю, когда в графе 540 изображение заявленного обозначения представлено черно-белым, будет ли являться нарушением указание черного и белого цветов? И каковы последствия отсутствия какого-либо указания? 
На наш взгляд, если регистрация товарного знака испрашивается в цветовом сочетании черного и белого цветов и заявитель считает, что исполнение в таком цветовом сочетании является существенным отличительным признаком обозначения, то он обязан указать эти цвета в графе  591 бланка заявления, и при публикации сведений о его регистрации  эти цвета должны быть указаны. Если же товарный знак заявляется как не цветной в черно-белом исполнении, и его индивидуализирующие свойства не определяются цветом, а только композиционным построением, то сведения о цветах не должны указываться в заявлении и  публиковаться. 

Примеров регистраций товарных знаков, когда заявители испрашивали регистрацию с указанием черного и белого или черного, белого и серого цветов достаточное количество. В этих случаях объем правовой охраны определен и указан в публикациях сведений об этих товарных знаках.

Такое отношение к объему правовой охраны товарных знаков, заявленных с указанием или без указания цвета, полностью согласуется с международными актами по товарным знакам, участницей которых является Российская Федерация согласно которым заявитель вправе испрашивать охрану знака в цвете, если считает, что цвет является существенным признаком обозначения.

Согласно Мадридскому соглашению, если заявитель относит к отличительным признакам своего знака цвет, то он обязан заявить об этом и указать в заявке цвет или сочетание цветов, подлежащих охране.
В силу ст. 3 Сингапурского договора о законах по товарным знакам любая договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявка содержала заявление с указанием, что заявитель хочет испросить охрану цвета в качестве отличительного элемента знака.

Следовательно, международное законодательство согласуется с п. 2 ст. 5 российского Закона о товарных знаках, который предусматривает право на испрашивание заявителем регистрации в любом цвете или цветовом сочетании, если заявитель считает это существенным отличительным признаком знака, но не обязывает его указывать цвет.

В рамках затронутой темы, мы запросили наших зарубежных коллег, практикующих в странах – участницах тех же международных соглашений, что и Россия, в том числе в Великобритании, Швеции, Германии, Франции, Японии.  Патентные поверенные подтвердили, что заявление обозначения на регистрацию в качестве товарного знака в этих странах в черно-белом виде (без указания цветов) является более широким, чем в цветном исполнении, то есть дает право на защиту самого изображения в любом цветовом исполнении, не ограничиваясь черно-бело-серыми цветами.
Рассуждая на эту тему, хотелось бы вернуться к основным положениям закона о товарных знаках. Исходя из определения товарного знака – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные, звуковые и другие обозначения. К словесным обозначениям относятся слова, словосочетания, предложения и т.п. К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости.

В связи с этим, возникают вопросы, можно ли считать, что, какое-либо слово, для примера, слово «PUMA» или изображение животного  без определения того, в каком цвете обозначение заявлено, не может служить для индивидуализации товаров, например, спортивной одежды?   И если в заявлении не испрашивался цвет или цветовое сочетание, то  применение на товарах слова или изображения этого животного в любом, кроме черного на белом или белого на черном цвете, не является использованием зарегистрированного товарного знака?

И еще один вопрос, почему, по мнению кассационной инстанции суда, если заявитель хочет зарегистрировать товарный знак в желто-буро-малиновом цвете, он должен вписать названия цветов в заявлении, а если тот же заявитель хочет зарегистрировать товарный знак в черном цвете, то ему от Роспатента бонус – может не утруждаться и ничего не писать?

Подытоживая, считаем существенным отметить, что мотивировочная часть постановления Кассационной инстанции, касающаяся определения объема правовой охраны товарного знака, который заявлялся без указания цвета, основана на положении подзаконного нормативного акта. Если практикой будет воспринят подход, примененный в рассмотрении данного дела Кассационной инстанцией, то возникнет правовая неопределенность при определении объема правовой охраны товарных знаков. Так в отношении товарных знаков, зарегистрированных до 1992 года и не содержащих в свидетельствах о регистрации и в публикациях Госреестра цветов,  согласно прямому указанию, содержащемуся в Положении о товарных знаках, они охраняются в любом цветовом исполнении, в отношении же товарных знаков, также не содержащих указания на цвет и  зарегистрированных после 1992 года, в соответствии с трактовкой Кассационной инстанции суда, объем охраны ограничивается черным, белым и серым цветами.