Особенности национального патентования, или практика сотрудничества с зарубежными партнерами

Сотрудничество с иностранными контрагентами можно разделить на два уровня: “клиент” и “исполнитель”. Из подобного дихотомического деления следует дальнейший анализ сложившейся ситуации.

АМЕРИКАНЦЫ

• Исполнители.

Американских поверенных, на наш взгляд, характеризуют две особенности: 1) чрезвычайно высокая оценка своего профессионального уровня, и 2) чрезвычайно высокие гонорары. Первое, конечно, неотделимо от второго, поскольку второе является следствием первого.

Многим известно: американская правовая система в целом отличается от европейской. Правовое регулирование интеллектуальной собственности следует этой тенденции "непохожести", "обособленности". Так, например, при регистрации товарных знаков в США применяется особая методика классификации товаров и услуг, которая, будучи сходной определенным образом с МКТУ, тем не менее, имеет ряд отличий. Даже при присоединении к Мадридскому Протоколу по Международной регистрации товарных знаков Соединенные Штаты сделали оговорку о том, что американская классификация не уйдет в прошлое, а по-прежнему будет применяться. Соответственно, не стоит удивляться, если эксперты Патентного ведомства при рассмотрении заявки на товарный знак США (Международной заявки с указанием США) возразят Вам, что то или иное понятие в перечне товаров и услуг является слишком широким, либо, наоборот, слишком узким (хотя бы, к примеру, это понятие и являлось точным термином МКТУ). Если в 25 классе у Вас значатся “комбинезоны” - Вас могут заставить уточнить, какие именно (“комбинезоны на основе комбинирования брюк и жакета” или “на основе комбинирования жакета и юбки” и т.п.). Это лишь частный пример проблематики, с которой сталкивается иностранный заявитель, регистрирующий товарный знак в США.

При патентовании изобретений применяются особые требования к языку заявки, ее структуре и объему притязаний в целом. Экспертиза Патентного ведомства США всегда стремится к сужению притязаний в формуле до конкретных численных параметров. Заявитель, подавший, к примеру, заявку на "рентгенозащитные материалы", должен быть готов к тому, что эксперт противопоставит ему любое ранее известное изобретение со словом "рентгенозащитный", если, скажем, толщина материала не будет прописана в формуле в жестком диапазоне. Формулы с "широкой защитой" крайне не приветствуются. Есть и ряд других нюансов, в частности, применение в патентной практике норм "общего права" и "права справедливости", то есть преимущественно норм прецедентного права. Найти нужный прецедент зачастую может только местный специалист, знающий, в какой сводной монографии его отыскать. Многие американские патентные поверенные, получая как техническое, так и юридическое образование, достигают достаточно высокого уровня профессионализма и специализации в своей области. Знание нюансов сложной американской юриспруденции, несомненно формирует у американских патентных адвокатов мнение о себе, как о специалистах необыкновенно высокого уровня.

Американский патентный поверенный всегда во всем уверен на сто процентов. Если у Вас есть сомнения - ему они будут непонятны: "Я - СПЕЦИАЛИСТ, это Я Вам говорю, Я, - профессионал в данной сфере". (Мол, отбросьте Ваши глупые сомнения - никто в этом не разбирается лучше меня. Если я говорю, значит это - истина, и точка). Возникает ощущение, что американские коллеги искренне считают своих клиентов невероятно им обязанными за их великий профессионализм (хотя и великим он не всегда бывает, и профессионализмом часто не пахнет), и как неоценимую помощь расценивают свои действия по оказанию услуг иностранному клиенту в сфере патентования, регистрации товарных знаков и т.п. в США.

Отмеченная выше самооценка патентных поверенных США находит свое отражение в счетах, которые получает клиент. Гонорары, как правило, завышены даже по европейским меркам. Помимо уверенности в своем профессиональном могуществе, стоит отметить еще одну особенность американских коллег. Американские юридические фирмы широко применяют в работе с клиентами почасовую ставку оплаты труда. Внутрикорпоративный статус сотрудника очень часто определяется тем, сколько отработанных часов он записывает на свой счет в базе данных, отражающей делопроизводство в компании. Юристы, не вырабатывающие определенный почасовой минимум, либо не умеющие "правильно" записывать часы, являются кандидатами на увольнение.

С одной стороны, такая практика дисциплинирует служащих фирмы и не позволяет им сидеть сложа руки (имеются в виду многие, но отнюдь не все сотрудники). С другой стороны, опытный клиент в состоянии прикинуть, сколько по времени может занять та или иная работа. Приписки излишних рабочих часов становятся для такого клиента очевидными. Соответственно репутация самой патентной фирмы может пострадать. Почасовой режим оплаты оказывается на деле "палкой о двух концах". (В особенности это актуально, когда клиент - не крупная компания, находящаяся на корпоративном обслуживании и оплачивающая счета скопом, а, скажем, группа российских изобретателей, для которых каждый доллар играет роль).

Обратим внимание: если зарубежный клиент беспрекословно и своевременно оплачивает такие счета - это может спровоцировать американскую патентную фирму на еще большее раздутие сумм в последующих инвойсах. Рекомендуется в этой связи обращать внимание на поминутную выкладку, обычно присутствующую в счетах американских патентных фирм. Например, Вы увидите следующий расклад: "получение электронной почты от зарубежного клиента - 0.5 час, рассмотрение этой электронной почты - 1 час, подготовка ответа на запрос экспертизы патентного ведомства США - 12 час., отчет клиенту о проделанной работе - 1,5 час., канцелярские и почтовые расходы - 250 долл.". В этом случае имеет смысл поспорить с американской фирмой-исполнителем, ибо не могут вышеперечисленные операции занимать такое время.

Или другой вариант: Вы можете задать один правовой вопрос коллеге из США, требующий четкого ответа длиной максимум в один абзац. В ответ Вы получаете письменную консультацию на 10 страниц и счет на 1500-2000 долларов, как всегда - с указанием затраченного времени в часах и минутах. Рекомендуется поэтому в аналогичных ситуациях оговаривать объем работ заранее. Вы можете четко указать: мне требуется подробная письменная консультация со ссылками на законодательство и правоприменительную практику. Либо: мне требуется крайне лаконичный ответ на поставленный вопрос. О любых возможных расходах американских поверенных желательно запрашивать заблаговременно, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Клиенты.

Если американская фирма стала Вашим клиентом - Вы вправе рассчитывать и на явные плюсы и на заранее прогнозируемые минусы. К первым можно отнести следующие. Американцы, как правило, доверяют мнению зарубежных профессионалов. Они готовы следовать Вашим профессиональным рекомендациям. Американцы не боятся счетов на крупные суммы (из каждого правила, конечно, есть исключения, но мне не вспоминается случай, чтобы американские клиенты возразили, будто выставленная им сумма - чрезмерно большая). Американцы достаточно демократичны и доброжелательны в общении, что выгодно отличает их от европейских коллег, проявляющих иногда ненужную напыщенность и снобизм. Очевидный минус работы с американскими клиентами - постоянные задержки с оплатой счетов. Некоторые объясняют это правилами ведения бухучета в США, когда любой счет в целях учета подлежит оплате не ранее, чем через 3 месяца. Такая точка зрения вызывает определенные сомнения, поскольку сами американцы в выставляемых ими счетах устанавливают жесткий 1-месячный срок для оплаты (обычно сопровождаемый припиской о том, что превышение данного срока карается пеней в 1% за день/неделю/месяц просрочки). Другая особенность: американские патентные поверенные часто подолгу медлят с ответами на вопросы, необходимые для продолжения соответствующих процедур в России (в большинстве своем это связано с запросами экспертизы Патентного ведомства России по изобретениям и товарным знакам). Следует быть готовым к тому, что Вам придется неоднократно слать письма-напоминания клиенту из США.

КИТАЙЦЫ

1. Исполнители.

Есть риск впасть в тавтологию, но китайские патентные поверенные - в большинстве своем - очень "исполнительные" исполнители. Можно много говорить о том, как отразилась социалистическая система на психологии и повседневной жизни коллег из КНР, но несомненная дисциплинированность иногда вызывает неподдельный восторг. Если Вы написали запрос китайскому поверенному - он ответит Вам в ближайшее время, достаточно подробно и грамотно. Китайские поверенные подходят к делу неформально - всегда стремятся подсказать, как сделать лучше, какой оптимальный подход выбрать в зависимости от сложившихся обстоятельств. Похоже, им действительно хочется оставить клиента довольным и уверенным в том, что для защиты его интеллектуальной собственности вырабатывается наиболее разумный подход.

В Китае также есть нюансы местного законодательства (например, при регистрации товарного знака пошлина платится не только за каждый класс товаров или услуг по МКТУ, но за каждые 10 наименований товаров или услуг в каждом классе). Китайские поверенные всегда подскажут, как выразить перечень в максимально сжатых формулировках и подобрать оптимальные термины). У нас не было случаев (тьфу-тьфу - не сглазить!), чтобы китайские исполнители сорвали сроки, "похоронили" заявку или проявили мало-мальски невнимательное отношение к деталям. К сожалению, для американских и европейских коллег - это не редкость. Китайцы могут даже в воскресенье работать (судя по датам отправки электронных писем или факсов), но Ваше поручение будет выполнено качественно и в срок.

2. Клиенты

В аспекте приобретения клиентуры из Китайской Народной Республики безусловное преимущество китайцев, как это ни покажется банальным, заключается в их многочисленности. С момента, когда отношения между Россией и КНР стали налаживаться на межправительственном уровне, а российский рынок стал открыт для китайских товаров и технологий, масса китайских производителей стала проявлять интерес к правовой защите своей интеллектуальной собственности за рубежом в целом, и в России, в частности.

С другой стороны, развитые страны, недовольные колоссальными объемами контрафактной продукции, производящейся и экспортируемой из Китая, стали оказывать определенное давление на КНР, и многие китайские бизнесмены стали стремиться перевести производство товаров и технологий в правовое русло. Нас, как специалистов, занимающихся оказанием патентно-правовых услуг на профессиональной основе, это, конечно же, не может не радовать. Поток китайских клиентов, хлынувших в Россию, внушает определенный оптимизм.

Как уже было отмечено, китайцам свойственна некоторая "коммунистическая" дисциплина. Она в большинстве случаев соблюдается и в связи с оплатой счетов, выставляемых китайским контрагентам.

Есть также определенные проблемы, которые стоит учитывать в самом начале сотрудничества. Во-первых, в Китае принято торговаться (вспоминается увиденный мною случай, когда в крупном московском супермаркете китайские студенты “допрашивали” продавщицу: “А если мы возьмем два портфеля, сколько вы нам скинете”? Ответ продавщицы, что скидок на данные модели в настоящее время не предусмотрено, был им непонятен... Если Вы работаете в патентном агентстве и получаете запрос от китайской фирмы/китайского поверенного - будьте готовы, что вопрос о скидках может занять в нем центральное место. Предоставлять скидку свыше 5-10% в этом случае нежелательно - это спровоцирует потенциального китайского клиента на дальнейшую торговлю. Рекомендуется, на мой взгляд, предоставлять скидки только при обсуждении двух и более заказов. Как правило, скидка в 10% удовлетворяет клиента. И проявлять самоуважение в данном плане также необходимо, - стоит показать, что Вы свой труд также цените и за бесценок работать не согласны. Это вызовет определенное понимание и уважение.

Другая проблема связана с тем, что многие китайские патентно-правовые агентства пытаются обусловить предоставление Вам заказа ответным заказом, который Вы должны дать их фирме. Другие идут дальше и требуют, чтобы подобное двустороннее сотрудничество строилось на постоянной основе. При переговорах Вас могут настойчиво спрашивать, сколько товарных знаков, изобретений или промышленных образцов Вы пришлете им для защиты в Китае в следующем году (месяце, квартале и т.п.).

К сожалению, как известно, не все российские патентные фирмы получают от отечественных клиентов большие и регулярные заказы на патентование в КНР. Другие же имеют устоявшиеся контакты с одной-двумя китайской патентной фирмой, которые их вполне устраивают. В данной ситуации уместно было бы вежливо ответить, что Вы не готовы гарантировать постоянный поток заказов Вашему контрагенту в Китае, однако, всегда открыты для сотрудничества и при наличии заинтересованности российских клиентов в защите интеллектуальной собственности в КНР, будете рады сотрудничать и с ними в этом аспекте. Практика показывает, что китайские фирмы, спрашивающие о возможности обмена заказами и при этом "располагающие" реальным клиентом или действительно испытывающие необходимость, скажем, в переводе в кратчайшие сроки, заявки РСТ на национальную фазу в России, просто пытаются убить двух зайцев, и в конечном счете удовлетворяются обтекаемой формулировкой относительно возможных ответных заказов в отдаленном светлом будущем. Те же, которые жестко настаивают на встречном заказе, зачастую и не имеют "за душой" поручения от клиента относительно России, а просто стремятся расширить собственную клиентскую базу за рубежом.

Отмечая возможные проблемы в рамках сотрудничества, нельзя не сказать о Тайване. С одной стороны, тайваньцы - вроде бы, этнические китайцы, а развивается эта отколовшаяся часть Поднебесной не менее бурными темпами, чем континентальный Китай. С другой стороны, в нашей практике сотрудничества с тайваньскими компаниями мы не находили черт, объединяющих их с патентными агентствами КНР. Возможно, "капитализм их развратил", а может, нам просто не везло... Но ни разу ни одно дело, связанной с Тайванем, у нас не прошло без осложнений, основное среди которых заключалось в многомесячных просрочках оплаты наших счетов или вообще в их неоплате...

Сотрудничество же с партнерами из КНР может оказаться достаточно выгодным и интересным.

В заключение “китайской главы” хотелось бы отметить, что недавно присоединенные территории, такие как Гонконг и Макао, имеют специфику правового регулирования, где в течении переходного периода могут действовать специальные правовые нормы, приближенные в большей степени к законодательству Англии и Португалии (как пример, - если по Заявке РСТ Вы перешли на национальную фазу в КНР, это автоматически не означает распространение ее действия на территорию Гонконга. Для “легализации” китайской патентной заявки в Гонконге следует предпринять определенные активные действия, и китайских коллег желательно заранее запрашивать о статусе именно “китайской” патентной заявки и возможностях правовой защиты на территории Гонконга).

ЕВРОПЕЙЦЫ

1. Исполнители.

Понятие "европейцы" включает уже изначально заложенное в себе обобщение, в то время как, естественно, в разных европейских странах существует разная законодательная и правоприменительная практика. А отношения с коллегами из Великобритании, например, существенно отличаются от характера сотрудничества с прибалтийскими или (если Турцию с некоторой натяжкой считать Европой) с турецкими коллегами. Европейских поверенных характеризует неплохой уровень теоретической подготовки, который, к сожалению, не всегда проявляется в практической плоскости. Очень многие европейские патентные фирмы работают наподобие "почтового ящика": “получили инструкции от коллег за рубежом - практически без изменений изложили их в ответе на запрос местного патентного ведомства - получили ответ - перенаправили его клиенту”. Особой инициативы или добровольных советов по оптимизации патентования или регистрации товарного знака здесь ожидать не приходится. Вам посоветуют, но за отдельные деньги.

Как правило, патентные фирмы Западной Европы не стремятся ответить Вам в первый же день. Некоторые начинают подозрительно допытываться : "А откуда Вы получили информацию о нашей фирме?". Другие, даже несмотря на пометку "СУПЕРСРОЧНО" в Вашем письме-запросе, могут спокойно ответить Вам через 3-4 дня. В этом отношении несколько в более выгодном свете выглядят некоторые патентные поверенные из стран Балтии и Восточной Европы, которые действуют более оперативно, и Вы понимаете, что в Вас реально заинтересованы как в клиенте. Расценки также весьма отличаются по странам: в Великобритании, Швейцарии - самый высокий уровень цен, несколько ниже - в Германии и Франции, хотя и здесь отечественному человеку бывает сложно понять, как, например, предварительный поиск по товарному знаку может стоить свыше тысячи евро.

Впрочем, иногда такой уровень может диктоваться особенностями правового регулирования в той или иной стране. В частности, во Франции или Италии распространена практика регистрации товарных знаков, при которой местное патентное ведомство не проверяет их на сходство с более ранними заявками или зарегистрированными товарными знаками для однородных товаров и услуг. При выявлении сходства с более поздним товарным знаком владелец сам должен отстаивать свои права и аннулировать более поздние регистрации в судебном или административном порядке. При этом успешность аннулирования может зависеть от ряда обстоятельств, скажем, использует ли сам владелец свой товарный знак для однородной продукции или услуг. Соответственно, желание клиента провести поиск по конкретному обозначению толкуется местными патентными поверенными несколько шире - как желание в дальнейшем избежать коллизий конкурирующей продукции, маркированной сходными обозначениями. В этих целях, например, в услуги по поиску может входить установление использование (неиспользование) товарного знака владельцем уже зарегистрированного обозначения. (В Великобритании при этом по “праву справедливости” охраняться могут и незарегистрированные, но используемые товарные знаки). Выявление таких фактов влечет дополнительные затраты времени и оценивается дороже. Кроме того, при оценке потенциальной охраноспособности европейские поверенные, как правило, оценивают абсолютные основания для возможного отказа в регистрации, а в рамках самого поиска проводят “многослойный” анализ, включая в поисковое поле не только национальные регистрации (заявки), но и товарные знаки Европейского Сообщества, и Международные Регистрации, полученные по “Мадридской” системе, с указанием соответствующей страны, в которой поверенные проводят поиск.

Ряд коллизий во взаимодействии с европейскими поверенными может быть связан с получением так называемых Европейских патентов. В последнее время многие патентные поверенные из стран Балтии и Восточной Европы получили аттестацию в качестве “Европейских патентных поверенных”, имеющих полномочия на представительство интересов клиентов в Европейском патентном ведомстве. Соответственно они начали активно предлагать такие услуги российским клиентам, привлекая их более конкурентоспособными расценками, по сравнению со стоимостью услуг поверенных из западных стран. Несмотря на это, российским заявителям следует иметь в виду, что расходы по “европейскому” патентованию могут быть весьма и весьма существенными. Это связано, в частности, с тем, что до получения патента Европейским патентным ведомством обычно издается несколько запросов по патентоспособности изобретения, на которые через посредство Европейских поверенных следует давать мотивированные ответы. Кроме того, немалые суммы составляют пошлины за ежегодное поддержание заявки в силе (а после получения патента - за поддержание патента в каждой выбранной европейской стране). И наконец, большие расходы могут быть вызваны необходимостью перевода Европейского патента на национальную фазу в выбранных странах, что осуществляется посредством подачи перевода заявки на соответствующий язык этой страны. Даже если перевод Вы подготовили сами, будьте готовы, что европейские поверенные Вам заявят о несоответствии перевода требованиям патентной терминологии в каждой соответствующей стране или его шероховатостях, что в итоге приведет к повторному переводу изобретения уже европейскими поверенными или связанными с ними переводчиками. Такие переводы могут в совокупности повлечь расходы в 20-40 тыс. Евро (в расчете на все европейские страны), и для российских заявителей это может оказаться весьма существенным обстоятельством.

• Клиенты.

Европейских клиентов обычно отличают рационализм, вежливость и хороший английский язык. Разумеется, они ценят такие же качества в российских контрагентах. Задержки с оплатой европейцами счетов, тем не менее встречаются, но не носят массового характера. В некоторых странах клиенты (и в том числе патентные поверенные) отличаются повышенной галантностью, которая, с одной стороны, завоевывает симпатии, а с другой - может вызвать недоверие у среднестатистического российского клиента, не ценящего “излишний треп”. Так, например, французские коллеги каждое письмо сопровождают многочисленными реверансами типа “Дорогая Мадам (Дорогой Месье), примите мои подлинные уверения в совершенном к Вам почтении.

Другие клиенты бывают достаточно жесткими и прямолинейными. Категорично и безапелляционного отстаивают свою точку зрения, не всегда правильную применительно к российским обстоятельствам (аргументы часто бывают следующие: “эти товарные знаки, может быть, и сходные, но по всей Европе сосуществуют без всяких коллизий, и лишь Ваше ведомство отказывает в регистрации одному знаку в силу сходства с другим. Сошлитесь на европейский опыт” и т.п.). Но это, в общем, крайности, нельзя не отметить, что большинство европейских коллег - люди сами по себе очень разумные и понятливые, работать с ними бывает часто одно удовольствие.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Мы постарались осветить практику сотрудничества с зарубежными коллегами и клиентами в сфере защиты интеллектуальной собственности. При этом был охвачен только очень небольшой срез практики, действующего законодательства и фактических моментов. Полный спектр взаимоотношений с иностранными контрагентами в нашей области можно ощутить, только на собственном опыте, реализовав его в повседневной практике работы патентно-правовой фирмы. Возможно, кому-то из нашей российской аудитории вышеизложенное может показаться казуистикой, несколько поверхностным взглядом на взаимоотношения с иностранными партнерами и правовые нормы, затрагиваемые в рамках таких отношений. Тем не менее, в рамках настоящей статьи нельзя претендовать на глобальность обобщений. Все описанное целиком было связано только с нашей деятельностью и является элементом только нашей практики. Вполне допустимо, если практика другого поверенного или другой патентной фирмы не будет совпадать с нашей. Тем не менее, мы постарались сделать так, чтобы наш обзор строился не на единичных, а на более или менее часто встречавшихся эпизодах. Надеемся, что наши коллеги и клиенты воспримут вышеприведенные факты как обмен практикой и поделятся своими наблюдениями, если их опыт совпадает или отличается от нашего.