По делу о запрете использования обозначения на вывеске торгового центра.

Кратко позиции сторон можно обозначить  так.

Позиция Корпорации. Турсиб-Б несанкционированно использует обозначение  «gallery «FESTIVAL», сходное до степени смешения с товарным знаком «Фестиваль Festival» в отношении однородных услуг.
Позиция Турсиб-Б. Турсиб-Б до даты приоритета товарного знака Корпарации начал использовать коммерческое обозначение; обозначение используется  для услуг аренды, которые не являются однородными по отношению к услугам торговли. Тургсиб–Б сам не является торговой организацией.
Позиция судов. Турсиб-Б до даты приоритета товарного знака Корпарации начал использовать коммерческое обозначение для неоднородных услуг, а именно «в качестве средства индивидуализации своего предприятия, занимающегося передачей в аренду помещений  торгового центра».

В связи с тем, что вывеска «gallery «FESTIVAL» в судебных актах названа коммерческим обозначением, и упомянутое решение является одним из первых среди  тех решений, которые будут формировать судебную практику по использованию данного объекта интеллектуальной собственности, хотелось бы в данной публикации более подробно остановиться на некоторых аспектах данного дела.

Коммерческое обозначение - это средство индивидуализации, на которое распространяются исключительные права (ст.ст.  1225, 1226 ГК РФ) Коммерческое обозначение – это обозначение, используемое в коммерческой деятельности предпринимателями с целью индивидуализации своих предприятий. (ст. 1538 ГК РФ). Коммерческое обозначение должно обладать достаточными  различительными признаками и быть известным в пределах определенной территории.(ст. 1539 ГК РФ).

Подразумевая безусловное наличие различительной способности обозначения «Festival» и не рассматривая аспект, связанный с его известностью на определенной территории, рассмотрим использование вывески  «gallery «FESTIVAL» как средства индивидуализации.

Дата начала использования коммерческого обозначения.

События, связанные с возникновением прав конфликтующих сторон на средства индивидуализации, относятся к периоду 2004 – 2005 г.г.  Действующее в то время законодательство не содержало норм, определяющих объем правовой охраны коммерческих обозначений. Справедливости ради надо отметить, что и до введения в действия части IV ГК РФ теоретиками и практикующими юристами неоднократно поднимался вопрос о правовом регулировании коммерческого обозначения. Чаще всего в качестве аргументации в пользу правомерности предоставления правовой охраны коммерческому обозначению в тот период приводились следующие доводы.

1. Диспозиция ст. 1027 ГК РФ содержит указание на то, что коммерческое обозначение признается российским законодательством в качестве объекта исключительных прав, что наглядно демонстрируется выдержкой из указанной статьи: "...комплекс исключительных прав... в том числе право на... коммерческое обозначение... а также другие... объекты исключительных прав..."
2.  Охрана коммерческого обозначения предусмотрена ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Несмотря на то, что  в официальной русскоязычной версии указанная норма звучит следующим образом:  «Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака», по мнению некоторый специалистов, английский термин "trade name", переведенный как "фирменное

наименование" правильнее было бы перевести как «коммерческое обозначение",  тем более что, например, а в Уставе ВОИС этот термин переведен именно так. Неясно чем вызван перевод этого термина в ст. 8 Парижской конвенции как «фирменное  наименование», а не как «коммерческое обозначение», тем более что для фирменного  наименования в международных документах предусмотрено использование другого понятия - "firm name", не говоря уже о противоречиях, содержащихся в приведенной норме при применении ее к понятию фирменного наименования. Очевидно, что фирменные наименования  подлежат регистрации и внесению в соответствующие государственные реестры, поэтому указание на то, что фирменное наименование может охраняться без обязательной регистрации,  противоречит общепринятым мировым нормам права.

1. Охрана коммерческого обозначения предусмотрена также «Положением о фирме» 1927 г., действие которого отменено в 2008 г. в связи с вступлением  силу части IV ГК РФ, которое содержит понятие «фирмы», характеризующееся теми же критериями, что и коммерческое обозначение, определение которому дано в ст. 1539 ГК РФ. В числе таких критериев:  «Право на фирму возникает с момента, когда фактически началось пользование фирмою» (п. 10), «Всякий,  кто  обладает правом на  фирму,  может  требовать  в  судебном  порядке  прекращения пользования тождественной или сходной фирмой со стороны других лиц,  поскольку у него  право  на  фирму  возникло  раньше других и поскольку вследствие тождества или сходства фирм возникает возможность их смешения» (п. 11), «Право  на  фирму  не  может  быть   отчуждено   отдельно   от предприятия.» (п.12).

Тем не мене, несмотря на вышеприведенные суждения, до 2008 г.  не было  сложившейся судебной практики отнесения  средств индивидуализации предприятий к коммерческим обозначениям. Так, например, ЗАО "Московская строительная компания" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об установлении юридического факта, под которым заявитель понимает коммерческое обозначение "Ресторан "Львиное сердце". Заявление об установлении юридического факта было основано на использовании заявителем с 10 сентября 1997 г. в своей деятельности словосочетания "ресторан "Львиное сердце". Суды всех трех инстанций отказали заявителю в установлении юридического факта, сославшись при этом на то, что в российском законодательстве отсутствует норма, регулирующая отношения, возникающие в результате использования коммерческих обозначений. (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10 сентября 2001 г. N КА-А40/4873-01.)

Возвращаясь к нашему делу, судами было установлено, что право на коммерческое обозначение у компании ТУРСИБ-Б возникло 22.01.2004,  во-первых, до введения в действия части IV ГК РФ, а во-вторых с даты, когда здание торгового центра не было еще построено. В решении суда датой возникновения права на коммерческое обозначение названа  дата, которая была проставлена на внутреннем документе ОАО «ТУРСИБ-Б» – приказе №1/04, которым было утверждено Положение о введение в хозяйственный оборот разработанного для торгового центра обозначения «gallery «FESTIVAL».
Таким образом, устанавливая дату начала использования коммерческого обозначения, суды исходили из того, что коммерческое обозначение возникло на основании принятия решения о его утверждении за год до размещения вывески торгового центра. Кроме того, согласно решению суда коммерческое обозначение существовало как объект промышленной собственности до введения в действие части IV ГК РФ.

Какой объект  индивидуализируется коммерческим обозначением

При указании на то, что «gallery «FESTIVAL» является коммерческим обозначением, суд исходил из того, что обозначение использовано в качестве средства индивидуализации предприятия, занимающегося передачей в аренду помещений  торгового центра. Иными словами, суд счел, что Турсиб-Б использовал обозначение «gallery «FESTIVAL» в отношении некого предприятия, которое оказывало услуги по сдаче в аренду помещений торгового центра, а не в отношении предприятия, являющегося торговым центром.  

Предприятие, как объект гражданских прав, представляет собой  имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и в целом как имущественный комплекс относится к категории  недвижимости. Право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для которого оно использовалось, т.е. коммерческое обозначение «привязано» к предприятию, для которого оно используется.

Как определить, к какому именно предприятию «привязано» обозначение «gallery «FESTIVAL»? Из материалов дела известно, что Турсиб-Б  построил здание торгового центра по адресу г. Новосибирск, ул. К. Маркса, д. 2, на котором и разместил вывеску «торговый центр «gallery «FESTIVAL».  В материалах дела нет сведений о том, что Турсиб-Б владеет еще каким-либо  предприятием с вывеской «gallery «FESTIVAL». Следовательно, можно считать установленным, что обозначение «gallery «FESTIVAL» является средством, индивидуализирующим торговый центр, расположенный  по адресу г. Новосибирск, ул. К. Маркса, д. 2.   Каким образом владелец центра «gallery «FESTIVAL» организует его работу, обеспечивает торговлю своими силами или привлекает сторонние организации, не имеет никакого значения с точки зрения отнесения его к категории торговых предприятий.

В силу закона не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее. Напомним, что товарный знак Корпорации зарегистрирован раньше, чем было построено здание торгового центра и что он зарегистрирован для услуг в области торговли.

Учитывая это, становится абсолютно понятным, что коммерческое обозначение использовано в той же области, что и услуги, указанные в свидетельстве на ранее зарегистрированный товарный знак и, следовательно, при наличии сходства до степени смешения, надлежит признать нарушение прав Корпорации.

Некоторым иногда кажется, что правовая  позиция стороны процесса настолько очевидна, что должна быть понятна и воспринята судом без каких-либо дополнительных пояснений,  что и в суд-то можно не ходить все и так будет хорошо. Однако,  к сожалению, практика свидетельствует об обратном.

Мы посчитали необходимым столь подробно остановиться на обсуждении сложившейся ситуации исключительно с целью не дать закрепиться очевидной ошибке в судебной практике. Поймите нас правильно!