Препятствия к регистрации товарного знака не приговор: уведомление экспертизы можно преодолеть
Многие предприниматели воспринимают первое же препятствие как окончательный отказ. Онлайн-проверка показала «40 % сходства» с чужим знаком или из Роспатента пришло уведомление с длинным списком противопоставлений, и от регистрации отступаются, иногда уже вложив средства в брендинг. Это ошибка. Ни результат поиска, ни уведомление экспертизы отказом не являются: это приглашение к работе. Если знак действительно нужен бизнесу, почти всегда есть законные инструменты, чтобы снять или обойти каждое препятствие.
Правовая основа
Основания для отказа перечислены в части четвёртой ГК РФ, прежде всего в статье 1483: нельзя зарегистрировать обозначение, сходное до степени смешения с ранее заявленными или охраняемыми знаками в отношении однородных товаров и услуг. Но и сходство, и однородность относятся к оценочным категориям. Цифра «40 %» из автоматической проверки служит лишь ориентиром: Роспатент сходство в процентах не измеряет.
Поэтому даже тщательный предварительный поиск оценивает риск, но не может предсказать позицию конкретного эксперта. Кроме того, заявки, поданные незадолго до вашей, появляются в открытых базах с задержкой и на дату поиска могут быть ещё не видны. Расхождение между результатами поиска и уведомлением экспертизы представляет собой обычную ситуацию, а не признак ошибки.
Само уведомление экспертизы является промежуточным документом, а не отказом. На ответ даётся шесть месяцев, и за это время можно выстроить работу с каждым противопоставлением.
Случай из нашей практики: как препятствие сняли шаг за шагом
Контейнерный оператор обратился к нам за регистрацией комбинированного обозначения (изображение и словесные элементы). Ключевым для бизнеса был 39 класс МКТУ (грузоперевозки и доставка), но заявку подали шире, также по 35, 36 и 42 классам. Логотип к этому времени уже был нанесён на 25 000 контейнеров. Предварительный поиск выявил несколько обозначений со схожими элементами, риск по ним мы оценили как умеренный, а по ключевому 39 классу препятствий не обнаружили.
Экспертиза, как это нередко бывает, пошла дальше. В уведомлении появилась более ранняя чужая заявка по 35 и 39 классам, поданная незадолго до нашей и на дату поиска ещё не отражённая в открытых базах. Кроме того, эксперт признал сходными международные знаки известного фонда (35 и 36 классы) и иностранной компании со схожим словесным элементом (09 и 42 классы). На первый взгляд это тупик, но на деле каждое противопоставление разобрали отдельно.
По 35, 36 и 42 классам, не критичным для бизнеса, перечень сократили, согласившись с экспертом. За основной, 39 класс боролись. В ответе на уведомление сослались на многолетнее использование обозначения на контейнерах как на довод об отсутствии реального смешения на рынке. Параллельно следили за судьбой мешающей заявки и были готовы подать против неё обращение по статье 1493 ГК РФ; в итоге заявку признали отозванной, и противопоставление отпало.
Финальный ход: выделенная заявка (статья 1502 ГК РФ). Из первоначальной заявки выделили самостоятельную по «чистому» 39 классу с сохранением приоритета (статья 1494 ГК РФ). Тонкость здесь в последовательности. Выделять 39 класс сразу было рискованно: сочти экспертиза услуги однородными товарам и услугам остальных классов, в выделении отказали бы, и заявка потеряла бы приоритет. Поэтому сначала расчистили перечень и лишь затем выделили основной класс. В итоге знак зарегистрирован по ключевому направлению бизнеса.
Что делать, когда пришло уведомление
Главное не отступаться и не тянуть: шесть месяцев на ответ стоит использовать как окно для манёвра. Каждое противопоставление разбирают отдельно: по какому классу оно заявлено, насколько реальны сходство и однородность, кто правообладатель и каков статус мешающего знака или заявки. Затем второстепенное отделяют от главного. По неважным классам перечень нередко можно сократить и снять часть противопоставлений малой кровью. По значимым подбирают подходящий инструмент: письмо-согласие правообладателя, переговоры, обращение против чужой заявки (статья 1493 ГК РФ), доводы о фактическом использовании и отсутствии смешения.
Отдельный приём составляет выделение заявки (статья 1502 ГК РФ) с сохранением приоритета, но применять его нужно в верной последовательности, чтобы не потерять приоритет на спорной однородности. Если решение всё же отрицательное, его обжалуют в Палате по патентным спорам, а затем в Суде по интеллектуальным правам.
Как снизить риск заранее
Большинство тупиков дешевле предупредить. Полноценный поиск имеет смысл проводить до подачи заявки и до запуска брендинга, а не после того, как логотип уже нанесён на тысячи единиц продукции. Само обозначение лучше делать отличительным: слабые описательные элементы (например, EXPRESS для услуг доставки) не дают знаку отличительности, и он легко оказывается сходным с десятками других обозначений. Полезно заранее продумать запасной вариант знака и определить классы, без которых бизнес действительно не обойдётся, отделив их от просто желательных.
Наконец, использование обозначения стоит документировать с первых дней, ещё до регистрации: договоры, фотографии маркированной продукции, рекламу с датами. Исключительного права до регистрации нет, но эти доказательства работают в других ситуациях. Они помогают убедить правообладателя мешающего знака дать согласие или договориться о сосуществовании и подкрепляют довод об отсутствии реального смешения на рынке. А если сходное обозначение успеет зарегистрировать кто-то другой, документы с датами позволят оспорить такую регистрацию, например как способную ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или как акт недобросовестной конкуренции. Без них доказать, что обозначение ассоциируется именно с вами и использовалось раньше, практически невозможно.
Что в сухом остатке
Препятствие на этапе поиска или уведомления стоит воспринимать как рабочую ситуацию, у которой почти всегда есть несколько выходов. Ключ в том, чтобы не отступать на первом сложном шаге и разбирать препятствия по одному. Если в вашей заявке появились противопоставления или пришло уведомление экспертизы, имеет смысл обратиться за консультацией к патентному поверенному: нередко то, что кажется непреодолимым, снимается последовательной работой.